Les modifications survenues récemment dans l'univers canadien des marques de commerce changeront considérablement la façon dont les titulaires de marques de commerce protègent leurs marques au Canada. Bien que ces modifications aient été adoptées pour alléger le fardeau administratif des titulaires de marques de commerce, il reste à voir si elles auront l'effet escompté. Malgré tout, ceux qui cherchent à protéger leurs marques de commerce devront probablement revoir leurs stratégies en matière de dépôt de marques de commerce s'ils veulent être conformes à cette nouvelle réalité et en éviter les écueils potentiels.
Pour aider ceux qui veulent protéger leurs marques de commerce au Canada, les auteurs ont identifié quelques stratégies clés relatives au dépôt de demandes de marque de commerce pour éviter ou minimiser l'impact potentiel de ces modifications récentes.
Contexte
En ayant comme objectif d'accroître l'efficience dans plusieurs sphères du domaine de la propriété intellectuelle, tel qu'indiqué dans le Plan d'action économique de 2014[1], le gouvernement canadien a dû apporter des modifications importantes à plusieurs lois canadiennes sur la propriété intellectuelle, notamment la Loi sur les marques de commerce[2]. Les modifications contenues dans le projet de loi C-31 ont été proposées non seulement pour que le dépôt de demandes de marque de commerce et l'enregistrement des marques de commerce au Canada soient conformes aux obligations du Canada en vertu des traités internationaux, mais aussi pour que les coûts associés à la protection des marques de commerce diminuent. Bien que les modifications contenues dans le projet de loi C-31 ne soient pas encore en vigueur, elles comprennent un certain nombre de révisions qui simplifient les processus de dépôt et d'enregistrement, réduisent les coûts associés à la conduite des affaires au Canada et permettent au Canada d'adapter son régime de protection des marques de commerce aux normes internationales.
En raison des modifications susmentionnées, les titulaires de marques de commerce qui cherchent à protéger leurs actifs au Canada devront tenir compte des cinq changements suivants qui découlent du projet de loi C-31 :
1. Stratégies canadiennes et stratégies internationales en matière de dépôts
Un des plus importants changements sera l'application du Protocole de Madrid[3], qui propose de faciliter l'obtention d'un enregistrement dans des territoires de compétence multiples pour les titulaires de marques de commerce canadiens, et la désignation du Canada comme étant le pays où ils souhaitent faire protéger leurs marques de commerce pour les titulaires de marques de commerce internationaux[4].
Un avantage qu'offre le Protocole de Madrid est l'économie de coûts : les requérants peuvent gérer leur portefeuille de marques de commerce à l'international au moyen d'un système centralisé. Cet aspect présente évidemment un grand intérêt pour les requérants qui ne sont pas canadiens. Cependant, l'intérêt pourrait ne pas être le même pour les requérants canadiens qui souhaitent faire protéger leurs marques seulement au Canada ou dans un nombre limité de territoires étrangers. Ces requérants pourraient avoir de la difficulté à économiser sur les coûts. Il est toutefois possible que ce système de dépôt encourage les Canadiens à déployer des stratégies plus ambitieuses en matière de protection des marques de commerce à l'échelle internationale.
En faisant une demande au Canada ou en enregistrant une marque au Canada, les titulaires de marques de commerce canadiens pourront profiter du système de Madrid, qui leur permettra de choisir parmi un nombre croissant de pays signataires du Protocole de Madrid dans lesquels ils pourront faire protéger leur marque de commerce. Le système de Madrid n'est toutefois pas sans inconvénient. Les enregistrements internationaux et les demandes internationales effectués en vertu du Protocole de Madrid sont susceptibles d'être radiés si la demande de base est attaquée avec succès à l’intérieur d’une période de 5 ans. Les demandes nationales seraient alors perdues.[5]. Les difficultés pourraient surgir des petits détails, car les règlements correspondants permettant l'application du système au Canada n'ont pas encore été adoptés.
2. Nouvelle définition de l'expression « marque de commerce »
En vertu du projet de loi C-31, la définition de l'expression « marque de commerce » dans la loi canadienne intitulée Loi sur les marques de commerce sera remplacée pour couvrir un champ plus vaste. Plus particulièrement, l'expression « marque de commerce » désignera un « signe ou [une] combinaison de signes », c'est-à-dire non seulement des mots et des dessins, mais également des noms de personnes, des lettres, des chiffres, des couleurs, des éléments figuratifs, des formes tridimensionnelles, des hologrammes, des images en mouvement (par exemple, les GIF), des façons d'emballer les produits, des sons, des odeurs, des goûts et des textures ainsi que la position de tout signe[6]. En conséquence de l'élargissement de la définition de l'expression « marque de commerce », les « signes distinctifs » ne constitueront plus une catégorie distincte de marques de commerce. Les signes distinctifs sont des marques de commerce qui comprennent le façonnement de marchandises ou de leurs contenants, ou le mode d'emballage ou d'empaquetage des marchandises, dont la présentation est employée afin de distinguer la source ou l'origine de ces marchandises[7].
La version modifiée de la Loi sur les marques de commerce stipule également qu'une marque de commerce, dont les caractéristiques résultent principalement d'une fonction utilitaire, ne sera pas enregistrable[8], alors que, dans la version précédente de la Loi, cette exigence ne visait que les signes distinctifs. De façon similaire, le projet de loi C-31 élargit les motifs pour lesquels un tribunal pourrait radier l'enregistrement d'une marque de commerce afin d'inclure les circonstances dans lesquelles l'enregistrement pourrait être vraisemblablement de nature à restreindre d'une façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie[9].
En vertu du projet de loi C-31, comme en vertu de la Loi actuelle, une marque de commerce qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement au Canada devra être « distinctive »[10]. Toutefois, en vertu du projet de loi C-31, les examinateurs canadiens pourront s'opposer à l'enregistrement d'une marque de commerce si, selon leur avis préliminaire, elle n'a pas de caractère distinctif inhérent[11]. Auparavant, la portée de l'examen des examinateurs comprenait plusieurs aspects dont de déterminer s’il y a des demandes d’enregistrements ou des enregistrements de marques portant à confusion et de déterminer si la marque est clairement descriptive. Sauf dans le cas des signes distinctifs, les examinateurs n'avaient pas la compétence pour s'opposer à une demande en raison de l'absence de caractère distinctif.
Il reste cependant à déterminer les impacts des changements susmentionnés sur les litiges concernant les marques de commerce au Canada. Ces importants changements visant la définition d'une marque de commerce au Canada présenteront probablement des difficultés nouvelles et insoupçonnées jusqu'à présent pour ceux qui cherchent à faire protéger leurs marques de commerce au Canada, surtout lorsque le bureau devra juger de la présence ou de l'absence de confusion en lien avec de nouvelles formes de marque de commerce (par exemple, des odeurs, des goûts, etc.).
3. Attention aux « chasseurs de marques de commerce »
À l'heure actuelle, l'enregistrement d'une marque de commerce canadienne ne peut être accordé que si le requérant a indiqué avoir « employé » la marque de commerce[12]. Les demandes d'enregistrement fondées sur l'emploi d'une marque de commerce au Canada doivent indiquer une date de premier emploi alléguée[13], et les demandes d'enregistrement fondées sur l'emploi projeté ne peuvent pas passer à l'étape de l'enregistrement sans une déclaration indiquant que la marque était déjà employée au Canada[14]. Aux termes des modifications énoncées dans le projet de loi C-31, ces exigences de la déclaration d'emploi seront supprimées[15]. Bien que l'emploi d'une marque ou l'intention d'employer une marque sera encore un élément important, un requérant pourra déposer une demande d'enregistrement ou obtenir l'enregistrement d'une marque au Canada sans jamais avoir à déclarer explicitement que la marque faisant l'objet de la demande a été employée ou qu'elle le sera.
Dans le cadre de ce régime de protection modifié des marques de commerce, il sera extrêmement important d'être le premier à déposer une demande d'enregistrement. Les titulaires de marques de commerce canadiens et étrangers qui souhaiteront faire protéger leurs marques au Canada devront déposer une demande d'enregistrement dès que possible, car, comme certains l'ont avancé, la disparition des exigences de la déclaration d'« emploi » pourrait attirer les « chasseurs de marques de commerce » (par exemple, les squatteurs et les contrefacteurs de marques) au Canada. En d'autres mots, il sera possible pour un requérant qui n'a aucun intérêt légitime envers une marque de déposer une demande d'enregistrement dans le seul but d'obtenir un avantage financier ou autre. Malheureusement, les titulaires de marques de commerce pourraient se retrouver dans une situation où ils devront prendre des mesures (par exemple, entreprendre une procédure d'opposition) pour défendre leurs marques ou revendiquer les droits sur celles-ci contre ces « chasseurs de marques de commerce » (voir le point 5 ci-après).
4. Stratégies pour réussir à enregistrer une marque de commerce : le dépôt et l'examen d'une demande
a) Dépôt de demandes d'enregistrement de marques de commerce au Canada - revendication fondée sur l'« emploi »
À l'heure actuelle, les requérants qui sollicitent l'enregistrement d'une marque de commerce au Canada doivent indiquer les motifs sur lesquels se fondent leur demande[16]. Comme il est indiqué ci-dessus, les requérants n'auront plus à déclarer au moment du dépôt de leur demande si la marque a été employée et la date à compter de laquelle elle a été employée[17]. Ce changement simplifiera un aspect du processus de demande en évitant aux requérants d'avoir à chercher dans leurs dossiers pour confirmer la date à laquelle leur marque a été employée pour la première fois. Toutefois, les requérants devraient adopter des politiques de conservation des dossiers, car une preuve d'emploi pourrait se révéler utile pour revendiquer des droits antérieurs acquis par l'usage (par exemple, dans le cadre d'une procédure d'opposition).
b) Définition des produits et des services
À l'heure actuelle, les demandes de marques de commerce canadiennes ne doivent décrire les marchandises et les services liés aux marques qu'en « termes ordinaires du commerce »[18]. Dans le cadre du dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce canadienne après l'adoption du projet de loi C-31, il faudra grouper dans la demande les produits ou les services selon le système de classification établi par l'Arrangement de Nice[19]. Ce changement devrait avoir une incidence moindre sur les requérants étrangers, car de nombreux pays ont déjà adopté le système de classification de Nice. Quant aux requérants canadiens, ils devront s'y conformer. Si cette façon de faire risque de compliquer considérablement le processus de préparation d'une demande, elle aura sans doute des conséquences en termes de coûts puisque les droits de dépôt par catégorie devraient être similaires à ceux qui sont exigés dans d'autres territoires.
Les requérants qui planifient d'enregistrer des marques de commerce canadiennes et qui ne voudraient pas avoir à se conformer à ce système de classification devraient envisager de déposer leurs demandes dès que possible avant l'entrée en vigueur des modifications. Cette voie pourrait se révéler difficile en raison des dispositions transitoires qui pourraient faire en sorte que des dispositions relatives aux droits de dépôt par catégorie s'appliquent à ces demandes[20].
c) Caractère distinctif
Comme il est indiqué ci-dessus, les examinateurs canadiens pourront s'opposer à l'enregistrement d'une marque de commerce si, selon leur avis préliminaire, elle n'a pas de caractère distinctif inhérent[21]. Ils pourraient demander des preuves supplémentaires qui démontrent le caractère distinctif de la marque[22]. Bien qu'il ne soit pas clair sur quels motifs les examinateurs se fonderaient pour évaluer cette absence de caractère distinctif, les requérants devraient étudier la possibilité d'être plus rigoureux dans le cadre de la vérification diligente précédant le dépôt de leur demande, lorsqu'ils font des recherches d'enregistrabilité et qu'ils examinent les résultats de ces dernières. Dans le cas où une preuve serait exigée pour démontrer le caractère distinctif d'une marque donnée, cette exigence, selon l'ampleur de la preuve requise, pourrait faire augmenter les coûts liés à la demande, et ce, de façon plus importante que ne l'aurait fait par le passé une opposition des examinateurs, qui souvent ne nécessitait qu'un argument juridique.
d) Demandes divisionnaires
En vertu de la version modifiée de la Loi sur les marques de commerce, il sera possible aux requérants de déposer des demandes divisionnaires pour séparer ou « exclure » certains produits et services[23]. À l'heure actuelle, toute opposition qui, par exemple, vise certaines marchandises ou certains services dans la demande d'un requérant, risque d'entraver le traitement de l'ensemble de la demande jusqu'à la levée de l'opposition. Après la promulgation du projet de loi C-31, un requérant pourra restreindre sa demande d'enregistrement d'une marque à certains produits et services qui y sont énumérés, tout en préservant, au moyen d'une demande divisionnaire, son droit d'enregistrer cette marque en liaison avec les marchandises et les services qui ont été supprimés de la demande[24]. Par conséquent, le nouveau régime pourrait permettre aux requérants de déposer leurs demandes de façon plus stratégique qu'auparavant.
5. Stratégies pour réussir à enregistrer une marque de commerce : la procédure d'opposition
a) Motifs d'opposition
Les motifs d'opposition ont été modifiés pour inclure le fait de ne pas employer ou de ne pas projeter d'employer une marque de commerce au Canada[25], ainsi que le fait de ne pas avoir le droit d'employer la marque de commerce[26]. Il est important de noter que, même s'il sera possible, en vertu de la Loi sur les marques de commerce, d'enregistrer une marque sans devoir indiquer dans la demande si cette marque a été employée, le concept d'« emploi » demeure pertinent en ce qu'il constitue la base des droits afférents à une marque de commerce[27]. Le droit d'employer une marque de commerce continuera, en vertu de la Loi modifiée, de se fonder sur la priorité quant à cet emploi.
Pendant la période de transition, ces nouveaux motifs d'opposition pourraient s'appliquer ou non aux demandes déjà pendantes, selon que ces demandes auront été annoncées ou non à la date d'entrée en vigueur du projet de loi. Les demandes pendantes qui n'auront pas encore été annoncées à la date d'entrée en vigueur du projet de loi feront l'objet des nouveaux motifs d'opposition[28]. Quant aux demandes pendantes qui auront été annoncées à la date d'entrée en vigueur, le projet de loi C-31 stipule que ce sont les règles juridiques de fond, en vertu de la version antérieure de la Loi sur les marques de commerce, qui s'appliqueront[29]. Les dispositions de la Loi modifiée qui énoncent les règles de pratique concernant la procédure d'opposition s'appliqueront à toutes les demandes, que ces demandes aient été pendantes ou non et qu'elles aient déjà été annoncées ou non.
b) Opposition ou non-opposition à une demande d'enregistrement
Puisque les requérants n'auront plus à indiquer le motif pour lequel ils produisent une demande ni la date (s'il y a lieu) à laquelle la marque a été employée pour la première fois, toute décision rejetant ou non l'opposition à l'enregistrement d'une marque pourrait exiger des opposants qu'ils effectuent des enquêtes approfondies pour déterminer à qui revient la priorité quant à l'emploi (par exemple, à qui revient la date du premier emploi la plus antérieure). Bien qu'une demande puisse faire l'objet d'une opposition sur le motif qu'il y a eu emploi au Canada, avant le dépôt de la demande, d'une marque qui présentait une ressemblance pouvant porter à confusion, il est possible que ce ne soit pas si simple de déterminer s'il y a bien eu un tel emploi antérieur. Avant de pouvoir déterminer à qui revient la date du premier emploi la plus antérieure, il faudra sans doute que les parties effectuent des enquêtes supplémentaires et présentent l'une à l'autre des preuves dans le cadre d'une procédure d'opposition. Il pourrait être plus difficile pour les opposants d'évaluer de façon réaliste, avant de recevoir ces preuves, s'ils devraient s'opposer ou non à une demande d'enregistrement. Cette incertitude pourrait faire en sorte que les opposants n'agissent pas au moment approprié ou qu'ils agissent à un moment inopportun. De nombreux intervenants canadiens ont émis l'hypothèse que les titulaires de marques de commerce, face à cette incertitude, pourraient décider de s'opposer d'abord et de poser des questions ensuite[30].
c) Aucune déclaration d'emploi et aucuns droits d'enregistrement
L'enregistrement sera accordé à l'expiration de la période d'opposition. Aucune déclaration d'emploi ne sera exigée et aucuns droits d'enregistrement ne seront payables[31]. Les dispositions transitoires du projet de loi C-31 stipulent que les demandes qui auront déjà été autorisées à la date d'entrée en vigueur du projet de loi seront encore sujettes à des droits d'enregistrement[32]. Toutefois, aucune déclaration d'emploi ne sera exigée pour ces demandes[33], ce qui permettra sans doute de réduire les coûts et le fardeau administratif associés à l'étape finale du processus de demande d'enregistrement, en supposant qu'aucun tiers ne s'oppose inutilement à l'enregistrement d'une marque.
[1] Le Plan d'action économique de 2014 a été déposé le 28 mars 2014 et comprenait la Loi d'exécution du budget, qui a reçu la sanction royale le 19 juin 2014. La Loi d'exécution du budget contenait d'importantes modifications à de nombreuses lois canadiennes sur la propriété intellectuelle, notamment la Loi sur les marques de commerce, la Loi sur les brevets et la Loi sur les dessins industriels. Quant au projet de loi C-31, intitulé Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014, il prévoyait aux articles 317 à 363 diverses modifications à la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, désignée aux présentes par les expressions « Loi sur les marques de commerce » ou « la Loi ».
[2] Supra. Voir également le Plan d'action économique du Canada - Le régime de propriété intellectuelle du Canada et Modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce : Questions et réponses.
[3] Le système d'enregistrement international des marques est régi par deux traités : l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid (collectivement appelés « Protocole de Madrid »). Le Protocole de Madrid, administré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), prévoit un système de dépôt international des marques.
[4] Voir le projet de loi C-31, art. 358.
[5] Protocole de Madrid, par. 6(3).
[6] Projet de loi C-31, par. 319(4).
[7] Voir la définition de l'expression « signe distinctif » à l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce.
[8] Projet de loi C-31, par. 326(4).
[9] Projet de loi C-31, art. 331.
[10] Projet de loi C-31, art. 339 et par. 342(2). Bien que cette exigence existe sans doute en vertu de la Loi actuelle, cette modification accorderait aux examinateurs de marques de commerce canadiens la compétence nécessaire pour s'opposer à une demande d'enregistrement d'une marque de commerce en se fondant sur le motif que cette dernière est dépourvue d'un caractère distinctif.
[11] Projet de loi C-31, par. 342(2).
[12] Voir, par exemple, le par. 30d) de la Loi sur les marques de commerce.
[13] Voir, par exemple, le par. 30b) de la Loi sur les marques de commerce.
[14] Voir le par. 40(2) de la Loi sur les marques de commerce.
[15] Projet de loi C-31, art. 339 et 345.
[16] Voir l'art. 30 de la Loi sur les marques de commerce.
[17] Projet de loi C-31, art. 339.
[18] Voir le par. 30a) de la Loi sur les marques de commerce.
[19] Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques. L'Arrangement de Nice établit une classification des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques de commerce et des marques de service (classification de Nice). Voir également le projet de loi C-31, art. 339.
[20] Projet de loi C-31, art. 359.
[21] Projet de loi C-31, art. 339.
[22] Supra.
[23] Projet de loi C-31, art. 344.
[24] Projet de loi C-31, art. 344.
[25] Projet de loi C-31, par. 343(2).
[26] Projet de loi C-31, par. 343(2).
[27] Voir la définition de l'expression « marque de commerce » dans la version modifiée de la Loi, soit le projet de loi C-31, par. 1(4) : « "marque de commerce" Selon le cas : a) signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne ou que celle-ci projette d'employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d'autres personnes; […]. »
[28] Projet de loi C-31, art. 359.
[29] Projet de loi C-31, art. 359.
[30] Toutefois, d'autres préoccupations pourraient entrer en ligne de compte, comme la possibilité que le dépôt d'une déclaration d'opposition soit perçu comme une admission de l'existence d'une confusion entre la marque faisant l'objet d'une demande et la marque de l'opposant. Cette admission pourrait par la suite servir au demandeur (l'ancien demandeur) dans le cadre d'une action pour commercialisation trompeuse intentée contre l'opposant (l'ancien opposant).
[31] Projet de loi C-31, art. 345.
[32] Projet de loi C-31, art. 359.
[33] Supra.
