Le 16 septembre, la Cour fédérale a publié un jugement fleuve signé de la main du juge Yvan Roy dans lequel il rejette de façon catégorique une poursuite en contrefaçon de brevet intentée contre Bombardier produits récréatifs inc. (BRP) par sa rivale Arctic Cat, Inc. (2016 FC 1047).
Arctic Cat avait poursuivi BRP en contrefaçon d'un brevet portant sur le contrôle électronique de moteurs à deux temps. Cette poursuite avait été entamée après que BRP eut poursuivi Arctic Cat pour contrefaçon d'une série de brevets portant sur une nouvelle structure et géométrie de motoneiges.*
C'est l'équipe composée de Marek Nitoslawski, David Turgeon, Joanie Lapalme et Michael Shortt du Groupe de propriété intellectuelle de Fasken Martineau à Montréal qui a eu gain de cause pour BRP dans ce dossier.
Dans son jugement, le juge Roy conclut que le système de contrôle électronique des moteurs de BRP ne contrefait aucunement le brevet invoqué par Arctic Cat au soutien de son action. Le juge statue de plus que s'il y avait eu contrefaçon, le brevet d'Arctic Cat aurait été jugé invalide. Ce jugement est largement fondé sur les faits particuliers de l'affaire, mais énonce néanmoins quelques principes qui pourront guider tant les praticiens que leurs clients dans des litiges futurs.
Droit à l'invention
Dans le cadre du litige, BRP avait prétendu que – s'il y avait invention – le véritable inventeur n'était pas celui nommé au brevet. La preuve a en effet démontré que l'inventeur nommé avait simplement exploré quelques idées générales avec un tiers fournisseur de moteurs, et que c'est ce dernier qui a fourni des solutions. Au procès l'inventeur nommé n'avait pas su clairement décrire son invention, ou quelle aurait été sa contribution à l'invention. Au final, la Cour a conclu qu'Arctic Cat n'avait pas réussi à rencontrer le seuil minimal de preuve requis que l'inventeur nommé au brevet ait à tout le moins apporté une contribution – aussi mineure soit-elle – à l'invention brevetée.
Évidence et la défense Gillette
Cette célèbre défense, bien connue des praticiens en brevets, opère lorsqu'un défendeur peut démontrer que le dispositif accusé de contrefaçon est basé sur une technologie qui existait avant le dépôt du brevet. Le défendeur dira alors soit que le dispositif ne contrefait pas le brevet (auquel cas le défendeur a gain de cause pour absence de contrefaçon), soit que le brevet est invalide car anticipé (auquel cas le défendeur gagne vu l'invalidité du brevet).
Fait à remarquer, jusqu'ici d'aucuns pensaient qu'il fallait démontrer anticipation pour invoquer la défense Gillette. Or le jugement dans Arctic Cat c. BRP confirme que cette défense peut être fondée sur une preuve d'absence de caractère inventif par rapport aux technologies antérieures au brevet.
Ce jugement est la première décision canadienne à donner gain de cause à un défendeur sur la base de la défense Gillette. Auparavant, cette défense n'avait été soulevée avec succès que dans le cadre des procédures spécialisées sous le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité). Arctic Cat c. BRP est donc la première décision canadienne en droit des brevets dans laquelle un défendeur a invoqué avec succès la défense Gillette concernant un produit qui est déjà sur le marché.
Vérifications diligentes pour éviter la contrefaçon
Lorsque BRP a développé son système de contrôle de moteurs, elle avait connaissance du brevet d'Arctic Cat. BRP a démontré à procès qu'elle avait soigneusement analysé le brevet et les technologies disponibles, pour adopter une technologie qu'elle jugeait différente de celle du brevet d'Arctic Cat, et dans les faits très semblable à une technologie décrite dans un brevet antérieur, déjà expiré. Le juge a conclu qu'en agissant de la sorte, BRP faisait preuve d'un comportement diligent et responsable. Malgré que ce ne soit pas le raisonnement principal du juge, cela démontre que tous les acteurs qui développent des nouvelles technologies devraient s'assurer, au moyen d'analyses sérieuses, que les droits de propriété intellectuelle des tiers soient respectés.
La conduite des experts
Les litiges de brevets sont souvent des batailles d'experts. Les plaideurs vont inévitablement vouloir s'en prendre à l'expert de la partie adverse afin de discréditer leur travail : l'expert a-t-il les qualifications requises? Son expertise est-elle fondée sur la science, l'expert est-il impartial, le travail fait est-il rigoureux? Les plaideurs s'interrogent parfois sur ce qu'on peut ou doit divulguer à l'expert en termes d'art antérieur avant qu'il n'entame son travail, ou s'il doit faire des recherches indépendantes pour dénicher des antériorités. La Cour indique quelques pistes dans ce dossier : il n'est pas inapproprié pour les avocats de remettre des antériorités à l'expert, et celui-ci peut faire des recherches indépendantes, rien de cela n'indiquera qu'il a un parti pris. Au contraire, la Cour semblait impressionnée par le travail de l'expert qui avait poussé son travail à fond, contrairement à l'autre qui n'avait pas voulu regarder l'art antérieur avant de soumettre son rapport d'expert sur la contrefaçon.
Compensation par voie de redevance raisonnable
Malgré que l'action soit rejetée, le juge a examiné la question de la compensation du préjudice si jamais il y avait eu contrefaçon. Il y a peu de jurisprudence sur la question de la redevance raisonnable au Canada, et c'est une problématique complexe lorsqu'on fait face à un brevet pour une technologie incorporée à un composant d'une machine qui, elle, fait l'objet de ventes dans le commerce. Donc tout indice des tribunaux sur cette forme de compensation aurait été bienvenu. Malheureusement, ce jugement sera d'une utilité limitée car le juge n'a retenu aucune des méthodes avancées par les experts des parties, et n'a pas suggéré de balises conceptuelles qui pourraient guider des parties dans l'avenir. Malgré tout, le juge semble favoriser le principe du « smallest scalable patent-practising unit », développé en jurisprudence américaine, comme étant le point de départ du calcul de la redevance raisonnable pour contrefaçon de brevet.
Pour de plus amples renseignements concernant cette affaire, prière de contacter Marek Nitoslawski ou David Turgeon.
* Les parties sont toujours en attente d'un jugement dans l'affaire initiale BRP c Arctic Cat.
