L'Accord économique et commercial global (l'« AECG »)[1] a été signé par le Canada et l'Union européenne (l'« UE ») le 30 octobre 2016. Le lendemain, le gouvernement du Canada a déposé le projet de loi C-30, Loi portant mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne et ses États membres et comportant d'autres mesures visant à mettre en œuvre l'AECG[2].
La deuxième partie du projet de loi C-30 comprend un certain nombre de chapitres modifiant des lois canadiennes afin de les rendre conformes à l'AECG. Plusieurs chapitres axés sur la propriété intellectuelle (la « PI ») visent à harmoniser les règles canadiennes avec celles de l'UE, et établissent des normes minimales de protection des marques de commerce, du droit d'auteur et des indications géographiques d'origine. Le projet de loi C-30 apporte également des modifications au domaine de la PI en ce qui concerne les secteurs pharmaceutiques et biologiques en modifiant les règles sur les litiges en matière de brevets en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) et en ajoutant une protection supplémentaire propre aux produits pharmaceutiques.
Ce bulletin résume les changements clés qui seront apportés aux lois canadiennes sur les brevets et les marques de commerce suite à la mise en œuvre de l'AECG.
Les marques de commerce et l'AECG
En ce qui concerne les propriétaires de marques, trois domaines principaux sont touchés par l'AECG et le projet de loi C-30 : l'adhésion du Canada aux traités internationaux concernant les marques de commerce, les indications géographiques et l'application de mesures douanières.
Traités internationaux
La conformité au Traité de Singapour sur le droit des marques et l'adhésion au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques constituent des exigences de base de l'AECG. Le Canada a déjà adopté des lois qui respectent ces exigences et attend de mettre en œuvre les traités visés. Au cours de 2018, le Canada devrait adopter le système de classification de Nice et les propriétaires de marques canadiens devraient pouvoir déposer des demandes d'enregistrement de marques de commerce désignant plusieurs pays en vertu du protocole de Madrid.
Indications géographiques
Le régime actuel des marques de commerce au Canada interdit déjà l'utilisation d'indications géographiques (essentiellement des désignations protégées indiquant que les lieux d'origine des produits en question sont des régions ou des territoires précis) qui tromperait le public, mais la protection est limitée à une liste de vins et de spiritueux précis. L'AECG et le projet de loi C-30 élargiront radicalement la protection pour couvrir les produits agricoles et les denrées alimentaires.
Lorsque la nouvelle législation entrera en vigueur, l'utilisation des indications géographiques des produits sur la liste qui relèvent d'une catégorie de produits visée sera interdite, si le lieu d'origine de ces produits n'est pas la région ou le territoire spécifié, ou lorsque le lieu d'origine des produits est cette région, mais qu'ils n'ont pas été produits conformément aux lois et aux règlements qui s'appliqueraient si le produit devait être consommé à cet endroit. En d'autres termes, les nouvelles lois ne peuvent pas être contournées simplement en découvrant une nouvelle façon de fabriquer les produits dans la région géographique visée et en les transportant ensuite au Canada – ces produits doivent également respecter les exigences de production et de consommation locales au sein de l'UE.
En l'absence d'une exception particulière, les nouvelles interdictions s'appliqueront même si l'origine réelle des produits est indiquée ou si des termes comme « style », « type » ou « imitation » sont utilisés. L'utilisation de désignations qui suggèrent que le lieu d'origine d'un produit est une région géographique différente que le lieu d'origine réel, de façon à tromper le public, sera également interdite.
La portée de l'interdiction est vaste, conforme au régime actuel au Canada pour les marques officielles et les indications géographiques, et empêchera l'utilisation ou l'adoption « à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement ». L'interdiction s'étend également aux denrées alimentaires ou aux produits qui appartiennent à la même catégorie.
Diverses exceptions aux nouvelles interdictions s'appliqueront, dont certaines pourraient être essentielles pour les propriétaires de marques canadiens et les utilisateurs de marques de commerce existantes. Elles comprennent les exceptions suivantes :
- les marques qui ont été utilisées ou pour lesquelles une demande a été déposée avant la publication des indications géographiques visées;
- certains fromages et certaines viandes (comme la feta ou l'asiago et le jambon de Bayonne) si les noms ou les marques étaient utilisés depuis au mois dix ans avant octobre 2013
- les fromages comme la feta, l'asiago et le gorgonzola si un qualificatif comme « style » est utilisé et le lieu d'origine des produits est clairement indiqué;
- les noms communs de certains produits agricoles et alimentaires en anglais et en français comme orange de Valence, jambon Forêt-noire et parmesan;
- les termes usuels au Canada comme le nom commun de produits qui sont identiques aux indications géographiques protégées;
- les noms propres de personnes;
- la publicité comparative (mais pas celle qui apparaît sur les étiquettes et les emballages);
- les indications géographiques qui sont tombées en désuétude ou qui ont cessé d'être protégées par la loi locale;
- lorsque le consentement de l'autorité compétente a été obtenu.
Les nouvelles indications géographiques proposées peuvent être contestées pour plusieurs motifs, lesquels sont entre autres que le terme n'est pas une indication géographique, que le terme est identique à un nom commun pour les produits en question et que l'indication géographique proposée crée de la confusion avec une marque de commerce qui a été enregistrée, utilisée ou pour laquelle une demande a été déposée au Canada. Les personnes intéressées peuvent également introduire une demande auprès de la Cour fédérale pour faire enlever de la liste du ministre une indication géographique protégée en se fondant sur des motifs semblables à ceux qui peuvent être utilisés dans le cadre d'une contestation, quoique certaines indications européennes et coréennes ne puissent pas être enlevées, notamment les termes Prosciutto di Parma, roquefort, Aceto balsamico di Modena, Mortadella Bologna, ginseng rouge coréen et riz Icheon.
Application de mesures douanières
Conformément au régime actuel du Canada en matière d'application de mesures douanières, des demandes d'aide peuvent être déposées en ce qui concerne les indications géographiques protégées, ce qui veut dire que les cargaisons de produits sur lesquels ces marques sont apposées peuvent être saisies au moment d'une inspection s'ils enfreignent les nouvelles interdictions – que ces produits soient importés ou exportés. Des exceptions seront créées pour une utilisation personnelle et les produits qui transitent par le Canada uniquement.
Répercussions
La répercussion la plus importante du projet de loi C-30 pour les propriétaires de marques canadiens devrait être l'interdiction d'utiliser ou d'adopter des indications géographiques protégées sur des produits visés (ou des produits qui sont dans la même catégorie). Pour les fabricants de produits alimentaires, les répercussions pourraient être importantes et la portée des interdictions ne se limite pas à l'utilisation et à l'enregistrement des marques de commerce – toute utilisation ou adoption des termes visés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise est interdite.
Certains allègements sont accordés au moyen d'exceptions qui ont été créées particulièrement pour les propriétaires de marques qui peuvent démontrer une utilisation ou un enregistrement préalable de leurs marques et pour les termes qui sont sur la liste des termes usuels ou qui relèvent de l'exception des noms usuels. La publicité comparative qui n'apparaît pas sur des étiquettes et des emballages fait également l'objet d'une exemption, offrant aux propriétaires de marques une plateforme pour commercialiser leurs produits et faire directement concurrence aux produits protégés par des indications géographiques sans contrevenir à la nouvelle législation.
L'élargissement des procédures douanières d'enregistrement afin de couvrir l'importation et l'exportation des produits alimentaires et agricoles pourrait également prendre beaucoup d'ampleur, quoique le processus existant en matière d'enregistrement des marques de commerce en demeure à ses balbutiements et doive encore être déployé dans les faits à une échelle importante.
Les brevets et l'AECG
L'AECG apporte un certain nombre de changements aux lois canadiennes sur les brevets. La majorité de ces changements concerne l'industrie pharmaceutique.
Modifications apportées au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)
Pour pouvoir être vendue au Canada, une composition pharmaceutique doit tout d'abord obtenir une approbation réglementaire de Santé Canada. Ces approbations réglementaires sont quelques fois appelées autorisation ou approbation de mise en marché ou avis de conformité. Une société fabriquant des médicaments génériques qui désire obtenir une approbation réglementaire subséquente pour sa version générique d'un médicament peut comparer son produit au produit innovant approuvé, mais elle ne peut pas recevoir une approbation réglementaire à moins de répondre aux brevets qui sont associés aux produits innovants et qui sont sur la liste du registre des brevets[3]. Le registre des brevets a été créé en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le « Règlement MB (ADC) ») Le Règlement MB (ADC) crée par conséquent un lien entre l'approbation réglementaire des médicaments et la législation sur les brevets et est souvent appelé un « mécanisme établissant un lien ».
Le Règlement MB (ADC) prévoit également une procédure sommaire par laquelle les sociétés de fabrication de médicaments génériques peuvent remettre en cause des brevets inscrits au registre des brevets. Actuellement, les fabricants de produits innovateurs et de produits génériques peuvent exercer un recours en vertu du Règlement MB (ADC), mais pour des raisons différentes. D'une part, les fabricants de médicaments de marque font une demande pour que les médicaments génériques soient interdits d'entrée sur le marché et, d'autre part, les sociétés de médicaments génériques font une demande pour avoir le droit de commercialiser leurs médicaments avant que le brevet qui se trouve sur le registre ne soit expiré. Ces brevets peuvent être remis en cause par les sociétés de fabrication de médicaments génériques en contestant leur validité, en alléguant l'absence de contrefaçon ou en ayant recours à ces deux moyens. Si la société de fabrication de médicaments génériques a gain de cause, elle reçoit « un avis de conformité » pour son médicament. Si elle n'a pas gain de cause, le fabricant de médicaments génériques a le droit d'interjeter appel en vertu du Règlement MB (ADC).
Contrairement aux fabricants de médicaments génériques, les fabricants de médicaments de marque n'ont actuellement pas le droit d'interjeter appel en vertu du Règlement MB (ADC). Le seul recours qu'ont les fabricants de produits innovateurs est d'introduire une action en contrefaçon de brevet « conventionnelle » auprès de la Cour fédérale du Canada. Cette situation crée un scénario de « double recours » dans le cadre duquel un même brevet peut faire l'objet d'un litige en vertu du Règlement MB (ADC) et ensuite en vertu de la Loi sur les brevets. Cette situation peut mener à des résultats très différents, car les conclusions aux termes de procédures en vertu du Règlement MB (ADC) en matière de contrefaçon ou de validité de brevet ne lient pas la Cour fédérale dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevet « conventionnelle » subséquente.
L'AECG vise à résoudre cette situation en offrant à tous les plaideurs des droits d'appel équivalents et efficaces lorsqu'une partie a recours aux mécanismes établissant un lien en matière de brevets (comme le fait le Canada) :
Article 20.28 – Mécanismes établissant un lien entre la mise sur le marché et les brevets relatifs aux produits pharmaceutiques
Si une Partie a recours à des mécanismes établissant un lien entre la mise sur le marché et les brevets (« patent linkage ») dans le cadre desquels l'octroi d'autorisations de mise sur le marché (ou d'avis de conformité ou autres concepts semblables) visant des produits pharmaceutiques génériques est lié à l'existence d'une protection par brevet, elle fait en sorte que l'ensemble des plaideurs disposent de droits d'appel équivalents et efficaces.
Aux fins de la mise en œuvre des obligations du Canada prévues à l'article 20.28 de l'AECG, le projet de loi C‑30 prévoit davantage de pouvoirs de prise de règlements de manière à permettre le remplacement du régime de procédure sommaire actuellement applicable aux litiges en matière de brevet aux termes du Règlement MB (ADC) par des mesures intégrales qui aboutiront à des décisions définitives concernant la contrefaçon et la validité des brevets. Plus précisément, l'article 39 du projet de loi C‑30 modifiera l'article 55.2 de la Loi sur les brevets de la façon suivante :
55.2(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la contrefaçon de tout brevet qui résulte ou pourrait résulter, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de l'utilisation ou de la vente, au titre du paragraphe (1), d'une invention brevetée, et notamment :
(j) régir ces procédures, notamment la procédure devant ce tribunal, les moyens de défense qui peuvent être invoqués, les conclusions qui peuvent être recherchées, la jonction de parties, la réunion de droits d'action ou d'autres procédures, les décisions et ordonnances qui peuvent être rendues ainsi que les appels de ces décisions et ordonnances;
Il n'est pas clair pour l'instant comment le Règlement MB (ADC) sera modifié pour mettre en œuvre le droit d'appel des fabricants de produits de marque. Il est probable que le sursis automatique de 24 mois[4] doive être prolongé, ou les tribunaux canadiens doivent modifier leurs pratiques relatives aux calendriers afin de permettre le droit d'appel de la part des fabricants de produits innovateurs.
Comme la plupart des modifications au Règlement MB (ADC) seront apportées par prise de règlement, on ignore à ce jour quelle sera l'étendue de la réfonte. Par exemple, les termes « jonction de parties et, la réunion […] d'autres procédures » veulent-ils signaler que le Parlement a l'intention de procéder de la même façon que les États-Unis en matière de réunion des procédures, soit que tous les fabricants de produits génériques doivent faire valoir leur argument dans le cadre d'un même litige? Au moment de la rédaction des présentes, cet élément demeure inconnu.
Protection supplémentaire des produits pharmaceutiques
Les médicaments sont autorisés à la vente au Canada après avoir franchi le processus d'évaluation des médicaments au moyen duquel l'innocuité, l'efficacité et la qualité des médicaments sont évaluées. En raison de la nature de la preuve scientifique devant être présentée, obtenir l'approbation réglementaire des médicaments peut être très long. En passant, les sociétés pharmaceutiques fabriquant des produits de marque se sentent obligées de déposer des demandes de brevet pour leurs produits tôt dans le processus, car attendre pour déposer leurs demandes pourrait entraîner la divulgation de renseignements (p. ex. dans le contexte d'essais cliniques), car elles veulent éviter de devoir faire face à une nouvelle antériorité au sein d'un secteur qui évolue rapidement, ou parce qu'elles veulent empêcher une autre entreprise d'obtenir un brevet pour le même médicament en vertu de la règle du premier déposant. Comme les brevets n'ont qu'une durée de vie de 20 ans à partir de la date de la demande, la combinaison du dépôt précoce de demandes de brevets pharmaceutiques et des retards associés à l'approbation réglementaire des médicaments fait souvent en sorte que le brevet pharmaceutique expire peu après la possibilité de mettre en marché le médicament.
Le fait que la durée de protection du brevet est inadéquate pour certains produits pharmaceutiques a été reconnu en Europe, mais non au Canada. L'article 20.27 de l'AECG corrige cette situation en assurant une protection propre aux produits pharmaceutiques, et le projet de loi C-30 prévoit modifier la législation canadienne de façon à refléter celle de l'Europe en y ajoutant une durée relative à la remise en vigueur par la délivrance d'un certificat de protection supplémentaire.
Un certificat de protection supplémentaire entre en vigueur à la date de péremption du brevet inscrit sur le certificat (c.-à-d. 20 ans après la date de dépôt de la demande de brevet au Canada), mais seulement si le brevet demeure valide jusqu'à sa péremption et n'est pas annulé avant.[5] Une fois délivré, le certificat est réputé valide[6] et accorde à son titulaire essentiellement les mêmes droits, privilèges et libertés que ceux rattachés au brevet faisant l'objet du certificat.[7]
La durée d'un certificat de protection supplémentaire sera calculée en se fondant sur le temps écoulé entre la date de dépôt de la demande de brevet et l'approbation réglementaire pour un total maximal de deux ans.[8] Le ministre de la Santé peut réduire la durée du certificat de protection supplémentaire s'il estime que le défaut d'agir du titulaire du brevet a engendré une période de retard injustifié au cours du processus d'obtention de l'approbation réglementaire.
Chaque demande de certificat de protection supplémentaire ne peut s'appliquer qu'à un seul brevet.[9] Pour obtenir un certificat de protection supplémentaire, toutes les conditions suivantes doivent être respectées :
- une demande doit être présentée au ministre de la Santé;
- des frais doivent être acquittés (le montant exact sera déterminé dans des règlements futurs);
- le brevet n'est pas nul et il satisfait aux exigences réglementaires qui seront prévues dans des règlements futurs;
- la date de dépôt de la demande de brevet est le 1er octobre 1989 ou est postérieure à cette date;
- le brevet est lié à un ingrédient médicinal (ou à une combinaison d'ingrédients médicinaux) contenu dans un médicament pour lequel une autorisation de mise en marché prévue par règlement a été délivrée à la date réglementaire ou après cette date;
- l'autorisation de mise en marché est la première autorisation de mise en marché à avoir été délivrée à l'égard de l'ingrédient médicinal (ou de la combinaison d'ingrédients médicinaux);
- aucun autre certificat de protection supplémentaire n'a été délivré à l'égard de l'ingrédient médicinal (ou de la combinaison d'ingrédients médicinaux);
- dans le cas où, avant le dépôt au Canada de la demande d'autorisation de mise en marché, une demande a été présentée auprès d'un pays prévu par règlement relativement à l'ingrédient médicinal (ou à la combinaison d'ingrédients médicinaux), la demande d'autorisation de mise en marché au Canada doit avoir été déposée avant l'expiration du délai réglementaire qui commence à la date à laquelle une telle demande d'autorisation de vente a été présentée pour la première fois dans l'autre pays et qui prend fin à une date déterminée par règlement.[10]
La demande de certificat de protection supplémentaire est déposée auprès du ministre avant l'expiration du délai réglementaire qui commence à la date de délivrance de l'autorisation de mise en marché ou, si elle lui est postérieure, à la date d'octroi du brevet.[11] La date d'expiration du délai réglementaire n'est pas encore prévue dans un règlement. Ces règlements prévoiront également une période précédant la péremption du brevet suivant laquelle il ne sera plus possible de déposer une demande.[12]
Le contenu prescrit des certificats de protection supplémentaire et des demandes pour de tels certificats seront disponibles pour consultation du public dans les conditions prescrites[13], mais uniquement si un certificat de protection supplémentaire a été délivré. Le contenu des demandes de certificats qui sont refusées, déclarées invalides ou nulles, expirées ou retirées ne sera pas disponible pour consultation publique.[14]
À la demande du procureur général du Canada ou de toute personne intéressée, la Cour fédérale peut déclarer invalides ou nuls un certificat de protection supplémentaire ou toute revendication relative au brevet contenue dans un tel certificat. Les motifs de contestation relatifs au certificat de protection supplémentaire comprennent le non-respect de toute exigence liée à l'octroi d'un certificat de protection supplémentaire telle qu'elle existait au moment de l'octroi du certificat de protection supplémentaire, ainsi que le fait que le brevet faisant l'objet du certificat de protection supplémentaire ne respecte plus les exigences qui existaient à ce moment-là.[15] Chaque jugement annulant un certificat de protection supplémentaire ou toute revendication relative au brevet faisant l'objet du certificat, ainsi que tout jugement refusant de le faire est susceptible d'appel devant tout tribunal ayant la compétence pour entendre l'appel dans d'autres causes entendues par le tribunal duquel la décision a été rendue.[16]
Le projet de loi C-30 prévoit également la modification des dispositions de la Loi sur les brevets qui s'appliquent au Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés afin d'élargir ses compétences pour qu'elles comprennent les médicaments visés par un certificat de protection supplémentaire. Par conséquent, les personnes bénéficiant d'un certificat de protection supplémentaire pour une invention liée à un médicament devront fournir au Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés les mêmes renseignements sur les prix que ceux devant être fournis par les titulaires de brevets et les anciens détenteurs de brevets.
Effets
Les brevets de l'industrie pharmaceutique seront les plus touchés par l'AECG. La création de certificats de protection supplémentaire rapproche la durée des brevets au Canada de celles de ses principaux partenaires commerciaux. Tant les fabricants de produits génériques que les fabricants de produits innovateurs devront revoir leurs stratégies en matière de brevetage et de litige pour tenir compte des certificats de protection supplémentaire et des modifications futures apportées au Règlement MD (ADC). Les fabricants de produits innovateurs souhaiteront se préparer afin de présenter systématiquement des demandes de certificat de protection supplémentaire pour leurs médicaments brevetés afin de maximiser la durée de la protection de leur brevet au Canada. Les fabricants de produits génériques devront prendre en compte la période de protection potentiellement plus longue au moment de l'élaboration de leurs propres stratégies en matière de mise en marché et de litige. Quant au Règlement MB (ADC), l'ampleur des réformes futures est inconnue. Seront-elles limitées au droit d'appel et aux modifications connexes ou seront-elles plus radicales? Nous continuerons de suivre l'évolution de la situation et de fournir des mises à jour sur les règlements au fur et à mesure que les renseignements seront disponibles.
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[1] Accord économique et commercial global (AÉCG)
[2] Chambre des communes du Canada, Projet de loi C-30
[3] Le registre des brevets constitue une liste alphabétique des ingrédients médicinaux et de leurs brevets connexes, des dates d'expiration des brevets et des autres renseignements afférents établis conformément au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (DORS/133-93) en sa version modifiée.
[4] Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, al. 7(1)e).
[5] Projet de loi C-30, par. 116(2).
[6] Projet de loi C-30, par. 116(1) et (2), a contrario.
[7] La protection accordée par le certificat de protection supplémentaire ne s'applique qu'en ce qui a trait à la fabrication, à la construction, à l'utilisation ou à la vente d'un médicament contenant l'ingrédient médicinal ou la combinaison d'ingrédients médicinaux mentionné dans le certificat, que cette drogue contienne ou non d'autres ingrédients médicinaux. En outre, contrairement à la contrefaçon d'un brevet délivré, le fait pour une personne de fabriquer, construire, utiliser ou vendre l'ingrédient médicinal ou la combinaison d'ingrédients médicinaux aux fins de l'exportation du Canada ne constituera par une contrefaçon du certificat de protection supplémentaire (voir le projet de loi C-30, art. 115).
[8] Ce calcul est fait en soustrayant cinq ans de la période commençant à la date de dépôt de la demande de brevet et se terminant à la date d'obtention de l'approbation réglementaire.
[9] Projet de loi C-30, par. 106(6).
[10] Projet de loi C-30, par. 106(1).
[11] Projet de loi C-30, par. 106(3).
[12] Projet de loi C-30, par. 106(4).
[13] Projet de loi C-30, par. 120(1).
[14] Projet de loi C-30, par. 120(2).
[15] Projet de loi C-30, art. 125.
[16] Projet de loi C-30, art. 126.
