Le 16 janvier 2017, le Bureau des dessins industriels de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a publié six énoncés de pratique qui annoncent des modifications importantes se rapportant aussi bien aux types de dessins industriels enregistrables au Canada qu’aux procédures de traitement de demandes d’enregistrement de dessins industriels. Dans leur ensemble, ces nouvelles pratiques devraient réduire le coût de l’enregistrement de dessins industriels au Canada et pourraient même élargir la portée de la protection possible pour certains types de dessins. Elles contribueront également à l’harmonisation du régime canadien avec celui d’autres pays, ce qui devrait donner lieu à des résultats plus uniformes lors de la poursuite de demandes correspondantes à l’échelle internationale.
Étant donné que ces changements entrent en vigueur immédiatement, tant les professionnels exerçant au Canada que les demandeurs locaux et étrangers doivent veiller à bien comprendre l’incidence de ces nouvelles pratiques sur leurs demandes en instance ainsi que sur la stratégie de poursuite pour de futures demandes d’enregistrement.
Cet article aborde chacun des six énoncés tour à tour. D’abord, il récapitule le contenu de l’énoncé et le compare avec la pratique antérieure adoptée par l’Office sur la question. Ensuite, il résume l’incidence de ces changements pour vous en tant que demandeur d’enregistrement de dessins industriels au Canada.
1) COULEUR EN TANT QUE CARACTÉRISTIQUE D’UN DESSIN
Dans le respect des pratiques en vigueur dans d’autres Bureaux des dessins industriels partout au monde, l’Office acceptera désormais la couleur comme élément « revendiquable » d’un dessin. En dépit du fait que la couleur d’un objet en soi ne soit pas enregistrable et ce, même si elle est appliquée à un objet fini, une couleur peut maintenant faire partie d’une combinaison de caractéristiques appliquées à un objet qui est revendiquée par le dessin enregistré.
En raison des limites des équipements technologiques présentement utilisés par l’Office, les esquisses et photographies en couleur ne seront acceptées que si elles sont déposées sur support papier. Il est cependant envisageable que le matériel de l’Office soit éventuellement mis à niveau afin de permettre le dépôt d’esquisses en couleur sur support électronique.
En outre, seule la version noir et blanc des dessins sera disponible dans la base de données en ligne de l’OPIC. La version couleur des dessins pourra être obtenue en commandant auprès de l’Office une copie de l’historique du dossier du dessin industriel.
Ce qu’il faut en retenir :
En apportant ce changement, l’Office supprime l’un des derniers obstacles qui empêchaient les demandeurs d’obtenir la même protection pour un dessin industriel au Canada que celle dont ils pouvaient bénéficier dans d’autres pays. Auparavant, l’Office se serait opposé à toute mention d’une couleur dans la demande et aurait traité les dessins et les photographies en couleur comme des dessins en noir et blanc. Un demandeur qui déposait le même dessin en couleur dans plusieurs territoires était donc tenu de modifier sa demande avant de la déposer au Canada ou en réponse à un rapport d’examen délivré par l’Office après le dépôt de celle-ci. La nouvelle pratique élimine la nécessité de modifier ainsi la demande. Désormais, la demande déposée au Canada pourra être essentiellement semblable à celle déposée dans d’autres pays, ce qui facilitera la tâche aux demandeurs qui souhaitent inclure le Canada dans la liste des pays dans lesquels leur dessin industriel est protégé.
Il est important de noter qu’à l’instar de toute demande d’enregistrement de dessin déposée au Canada, le dessin fera l’objet d’une recherche et d’une évaluation de l’originalité par un examinateur. Le demandeur devrait garder à l’esprit que bien qu’une couleur puisse constituer un élément important d’un dessin, elle pourrait ne pas suffire à distinguer le dessin d’un dessin antérieur essentiellement similaire et, par conséquent, le dessin pourrait ne pas être enregistrable seulement en fonction de cette couleur.
Le demandeur devra également s’assurer que les dessins présentés en couleur sont de la meilleur qualité possible. Il n’est déjà pas inhabituel que l’Office s’oppose à des dessins pixellisés ou dont les lignes sont floues. En outre, lorsqu’il présentera des dessins en couleur, le demandeur devra veiller à ce que le contraste entre des zones de couleurs différentes soit suffisant afin de permettre aux examinateurs de voir correctement les différentes caractéristiques du dessin. Aussi, il incombe désormais au demandeur de s’assurer que la couleur originale du dessin soit correctement reproduite dans les documents imprimés présentés à l’Office.
Suite à la publication des énoncés de pratique, l’Office a mis en place des mesures transitoires afin d’assurer le traitement des demandes en instance ayant initialement revendiqué la couleur en tant qu’élément du dessin. Un examinateur aurait pu, il y a quelques semaines à peine, demander le retrait de la couleur comme caractéristique du dessin, une requête qui aurait pu être acceptée par l’agent responsable de la demande. Puisque les couleurs sont désormais acceptées dans les dessins, il est logique que les demandes en cours soient donc examinées conformément à la nouvelle pratique. Par conséquent, l’Office a annoncé qu’il sera maintenant possible de rétablir les mentions de la couleur pour les demandes encore en instance où ces mentions y ont été retirées en cours de poursuite.
Toutefois, l’Office signale qu’une telle modification sera évaluée au cas par cas, et que la modification pourrait ultimement être rejetée à la discrétion de l’examinateur. L’Office n’a malheureusement pas donné plus de détails quant aux éléments qui pourraient soutenir une telle décision de l’examinateur.
2) DESSINS ANIMÉS GÉNÉRÉS PAR ORDINATEUR
L’Office a instauré une nouvelle pratique concernant les dessins animés générés par ordinateur qui rend essentiellement ce type de dessin enregistrable au Canada pour la première fois. L’expression « dessins animés générés par ordinateur » est généralement associée à des interfaces utilisateurs graphiques (connues sous leur acronyme anglais GUI), mais peut s’appliquer à tout type d’animation générée par ordinateur.
Une demande visant un dessin animé comprend habituellement une séquence de dessins dans laquelle chaque esquisse présente une image distincte de l’animation. L’Office estimait auparavant que chaque image constituait un dessin distinct et demandait conséquemment à ce qu’une demande soit divisée en plusieurs demandes. Chaque demande devait alors être traitée distinctement et se concluait par l’enregistrement d’un dessin ne portant que sur l’image précise visée par la demande.
Selon la nouvelle pratique, les dessins seront considérées comme une séquence d’images formant une animation et ils seront examinés comme telle dans la demande initiale. Ainsi, l’enregistrement fondé sur cette demande visera l’animation dans son intégralité.
Ce qu’il faut en retenir :
La séparation d’une demande visant un dessin animé en plusieurs demandes, chacune portant sur une image distincte, équivalait à réduire l’animation à une simple séquence d’images statiques. Puisque chaque image devait être traitée dans le cadre d’une demande distincte d’enregistrement de dessin industriel, les coûts pour protéger un tel dessin s’en trouvaient aussi multipliés. En fin de compte, le demandeur devait poursuivre plusieurs demandes divisionnaires afin d’obtenir une protection qui était essentiellement inférieure à ce qui aurait pu être obtenu dans un autre territoire où les animations sont enregistrables (notamment les États-Unis et, plus récemment, la Chine et la Corée du Sud). Grâce à cette nouvelle pratique, le demandeur sera enfin en mesure d’obtenir un type de protection captant intégralement la nature dynamique des dessins animés, en plus de réaliser des économies considérables découlant du dépôt et de la poursuite d’une seule demande plutôt que de plusieurs.
Bien que certains pays exigent que les dessins animés soient expressément désignés comme tels dans la demande, l’Office n’a pas annoncé d’exigences semblables pour les demandes déposées au Canada. Il semble, par conséquent, qu’il revienne à l’examinateur de décider s’il est clair qu’une demande porte sur une animation ou si des précisions supplémentaires sont requises dans la description.
L’Office a par ailleurs mis en place des mesures transitoires quant aux demandes en instance portant sur des animations pour lesquelles une demande de séparation des demandes a été faite. Si le demandeur n’a pas encore donné suite à cette demande, il peut demander que la demande soit examinée comme un dessin animé unique en vertu de la nouvelle pratique. En revanche, l’Office n’a pas encore précisé si les demandes en cours ayant été séparées suite à une telle objection d’un examinateur peuvent désormais être regroupées dans le cadre d’une même demande. En l’absence de lignes directrices officielles émanant de l’Office, il se peut que cette décision soit laissée à la discrétion de l’examinateur.
3) DÉLAI POUR RÉPONDRE AUX RAPPORTS DE L’EXAMINATEUR
Le délai de réponse à un rapport de l’’examinateur a été réduit de quatre mois à trois mois, soit un délai plus normalisé. Tous les rapports de l’examinateur délivrés avant le 16 janvier 2017 peuvent encore profiter du délai initial de quatre mois.
Ce qu’il faut en retenir :
Les demandeurs devront s’assurer que leurs échéances soient calculées en fonction de ce nouveau délai. Cette nouvelle échéance affectera surtout les professionnels ayant recours à un outil d’échéancier automatisé, puisque cet outil devra peut-être être mis à jour manuellement.
Heureusement, l’Office indique systématiquement le délai de réponse à une mesure administrative à la fin de chaque rapport d’examen, ce qui facilitera la transition vers la nouvelle pratique pour les professionnels avertis.
Les demandeurs préoccupés par le fait que le nouveau délai ne leur accorderait pas suffisamment de temps pour préparer une réponse en bonne et due forme n’ont pas à s’inquiéter. Moyennant une demande en ce sens, l’Office poursuivra l’octroi automatique d’une prolongation de délai de six mois pour donner suite à un rapport.
4) MOMENT DE L’EXAMEN SUR LE FOND DES DEMANDES
La pratique antérieure de l’Office consistait à retarder l’évaluation de l’originalité du dessin (c’est-à-dire l’examen sur le fond de la demande) pour une période de six mois après la date de dépôt de la demande. Ce délai correspond à la période durant laquelle, en vertu de la Convention de Paris, des demandes correspondantes revendiquant priorité face à la demande canadienne pouvaient être déposées dans des pays étrangers.
Toutefois, dans bien des cas, la demande canadienne peut elle-même revendiquer la priorité d’une demande étrangère antérieure. Dans de telles situations, il ne serait pas nécessaire de retarder l’examen de six mois à compter de la date de dépôt de la demande antérieure, puisque toutes les demandes étrangères correspondantes seraient tenues d’être déposées dans les six mois suivant la demande antérieure.
Or, l’Office appliquait auparavant ce délai de six mois à compter de la date de dépôt de la demande canadienne de manière systématique, peu importe que la priorité soit revendiquée dans le cadre d’une demande antérieure.
Avec la mise en place de la nouvelle pratique, le demandeur peut dorénavant présenter volontairement une copie certifiée de la demande prioritaire afin de mettre en branle l’examen, et ce, six mois à compter de la date de priorité plutôt que de la date de dépôt.
Ce qu’il faut en retenir :
Tout dépendant de la date du dépôt de la demande prioritaire par rapport à la demande canadienne, les demandeurs peuvent désormais s’attendre à recevoir un premier rapport d’examen bien plus rapidement qu’auparavant et, en conséquence, à obtenir l’enregistrement de leur dessin plus tôt.
En revanche, en s’abstenant de déposer les documents certifiés relatifs à la priorité, le demandeur pourra toujours faire évaluer l’originalité au plus tôt six mois à compter de la date de la demande au Canada.
5) NOUVEAUX « AVIS DE POSSIBLE REFUS » REMPLAÇANT LES « RAPPORTS FINAUX »
L’Office émettra désormais un « Avis de possible refus » remplaçant le « Rapport final » lorsqu’un demandeur ne parviendra pas à surmonter les objections de l’examinateur. Le demandeur disposera de trois mois à compter de la date de l’avis pour demander une révision du dossier par la Commission d’appel des brevets. Si cette demande de révision n’est pas faite dans les délais prescrits, l’Office délivrera un refus officiel de la demande.
Ce qu’il faut en retenir :
Cette modification précisera le statut des demandes faisant face à des rejets définitifs de la part de l’Office, et ce, autant pour l’intérêt public que pour harmoniser la législation canadienne avec l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye auquel le Canada est sur le point d’adhérer.
L’introduction de cette nouvelle pratique aura également certaines répercussions pratiques sur le traitement des demandes. En vertu de l’ancienne pratique, le demandeur disposait de quatre mois pour répondre au Rapport final et/ou demander une révision du dossier par la Commission d’appel des brevets. Passé ce délai, la demande était considérée comme abandonnée, mais pouvait tout de même être réintroduite dans les six mois suivant l’expiration du délai. Cette pratique avait pour effet de créer une prolongation informelle du délai d’une durée de six mois.
Dans le cadre de la nouvelle pratique, le délai pour demander une révision du dossier par la Commission d’appel des brevets est abrégé, et il n’est plus possible de prolonger ce délai en abandonnant la demande pour ensuite la rétablir.
6) SURSIS À L’ENREGISTREMENT D’UN DESSIN INDUSTRIEL
Puisque l’Office ne délivre pas d’Avis d’acceptation lorsqu’une demande d’enregistrement de dessin industriel est acceptée et que l’Office n’exige pas de frais à l’enregistrement d’un dessin, le statut d’une demande d’enregistrement de dessin au Canada pourrait passer de « en instance » à « enregistrée » subitement. Puisque les demandes divisionnaires ne peuvent être déposées que lorsque la demande initiale est encore en instance, cette situation pourrait inopinément empêcher le demandeur de déposer d’autres demandes divisionnaires. En outre, des demandes correspondantes pourraient être refusées dans d’autres pays où la législation nationale interdit l’enregistrement d’un dessin déjà enregistré dans un autre pays.
Afin de prévenir cette situation, les règles canadiennes relatives aux dessins industriels permettent au demandeur de demander le report de l’enregistrement pendant une certaine durée. Le demandeur peut, à tout moment avant l’enregistrement d’un dessin, présenter une demande écrite et acquitter les frais réglementaires afin de différer l’enregistrement pour une période de six mois. En présentant une autre demande et en acquittant les frais réglementaires de nouveau avant l’expiration de la période de sursis en cours, on peut renouveler ce sursis de manière illimitée.
En vertu de l’ancienne pratique, la période de sursis commençait à la date de réception de la demande et des frais s’y rattachant. Dorénavant, la période de sursis débute selon la plus tardive des dates suivantes : 1) la date d’acceptation de la demande d’enregistrement, 2) la date d’expiration d’un sursis d’enregistrement antérieur, le cas échéant, ou 3) la date de réception de la demande de sursis.
Ainsi, lorsqu’une demande de sursis d’enregistrement est présentée et acceptée, l’Office enverra maintenant une lettre avisant le demandeur de l’acceptation de la demande. Cette lettre indiquera la date d’acceptation de la demande, contiendra une confirmation du début du sursis et précisera la date d’enregistrement la plus proche possible à la suite de l’expiration du sursis.
L’Office a également mis fin à la pratique selon laquelle un demandeur pouvait, dans le cadre de sa réponse à un rapport de l’examinateur, demander sans frais un sursis d’enregistrement de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Ce qu’il faut en retenir :
Dans le cadre de cette procédure et à l’instar de ce qui se fait dans d’autres pays, l’Office délivre maintenant un Avis d’acceptation avant l’enregistrement du dessin (mais uniquement si le demandeur demande un sursis d’enregistrement). Si aucun sursis n’est demandé, l’Office continuera de faire progresser des demandes susceptibles d’acceptation jusqu’au stade de l’enregistrement, sans donner de préavis au demandeur.
Antérieurement, la demande de sursis d’enregistrement devait être déposée pendant le traitement de la demande d’enregistrement. La durée du sursis aurait, par conséquent, chevauché une partie du traitement de la demande. Afin de maximiser la durée effective du sursis suivant l’acceptation de la demande d’enregistrement, le demandeur se devait de bien calculer le moment de présentation de la demande de sursis : si elle était présentée de manière trop précoce, la demande d’enregistrement était enregistrée plus tôt que ce qui était souhaité, sauf si le demandeur engageait d’autres frais afin d’obtenir des sursis supplémentaires; en revanche, si la demande de sursis était présentée trop tard, le demandeur s’exposait au risque que le dessin soit enregistré avant que la demande de sursis ne soit traitée.
Le sursis ne débute désormais qu’à la fin du traitement de la demande, et ce, peu importe sa durée. La demande peut ainsi être présentée aussitôt que souhaité sans qu’il n’y ait d’incidence sur la fin de la période de sursis à laquelle le dessin sera enregistré. Ceci accordera dans les faits un sursis de plus longue durée au demandeur.
Le demandeur aurait intérêt à déposer la demande de sursis et à acquitter les frais réglementaires dès le dépôt de sa demande d’enregistrement si la demande de sursis d’enregistrement a pour objectif de préserver le secret entourant le dessin pendant une certaine période. Par ailleurs, le demandeur voudra probablement attendre la délivrance du premier rapport de l’examinateur afin d’établir s’il est nécessaire de déposer des demandes divisionnaires et si un délai supplémentaire est requis en vue de leur préparation et dépôt. Puisque le dessin est habituellement enregistré le jour suivant l’acceptation de la demande d’enregistrement, il est risqué d’attendre plus longtemps pour déposer une demande de sursis d’enregistrement.
Depuis la publication de cet énoncé de pratique, plusieurs se sont demandés comment l’énoncé toucherait les sursis actuellement en cours octroyés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle pratique. L’Office a malheureusement confirmé que, pour se prévaloir de la nouvelle pratique, il serait nécessaire de présenter une nouvelle demande de sursis d’enregistrement. En revanche, l’Office accordera toujours un sursis d’enregistrement de deux mois en réponse à un rapport de l’examinateur délivré avant l’entrée en vigueur de la nouvelle pratique, et ce, même si la réponse doit être déposée après le 16 janvier 2017.
Plutôt que d’acquitter les frais de demande de sursis d’enregistrement après avoir répondu à un rapport de l’examinateur, le demandeur pourra envisager demander une prolongation de délai de six mois en vue de présenter une réponse, laquelle est octroyée automatiquement et sans frais.
CONCLUSION
Par l’introduction de ces changements dans divers domaines du secteur, l’Office semble préparer le terrain pour la série de modifications plus considérables qui seront apportées à la Loi sur les dessins industriels et au Règlement sur les dessins industriels et qui permettront au Canada d’adhérer officiellement à l’Arrangement de La Haye. Ces modifications devaient initialement être introduites en 2016, mais elles sont maintenant censées être mises en œuvre en 2017-2018, quoique des retards supplémentaires soient toujours possibles. Les modifications portent, entre autres, sur une prolongation de la durée d’enregistrement et sur la possibilité d’inclure plusieurs dessins dans une seule et même demande.
Même dans le cadre de leur application à des demandes déposées en tant que demandes nationales plutôt que par l’intermédiaire du système de La Haye, les modifications introduites par ces énoncés de pratiques ont été saluées tant par les demandeurs et professionnels canadiens que leurs collègues internationaux. Ces modifications mettent la législation canadienne sur les dessins industriels sur la voie de l’harmonisation intégrale avec le reste du monde. L’enregistrement d’un dessin au Canada est désormais plus facile, plus rapide, plus abordable et plus accessible qu’il ne l’a jamais été.
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