Parallèlement à son système de marques de commerce « régulier », le Canada possède un régime séparé pour ce qu'on appelle les marques officielles. Ce régime offre une protection aux marques adoptées et utilisées par les universités et les autorités publiques qui diffère de celle offerte à toute autre marque de commerce. Bien que ce régime soit très avantageux pour les entités qui y sont admissibles, il est parfois source de frustration, tant pour les titulaires actuels que pour les titulaires potentiels de marques de commerce. Dans cet article, nous discuterons des avantages d’avoir recours à ce régime lorsque c’est possible ainsi que des façons d’y faire face lorsque celui-ci gène l’usage ou l’enregistrement d’une marque.
Selon la Loi sur les marques de commerce, nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit : tout insigne, tout écusson, toute marque ou tout emblème adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services, à l'égard duquel le registraire a donné un avis public d'adoption et d'emploi. La Loi sur les marques de commerce définit une autorité publique comme étant une entité sous l'autorité du gouvernement du Canada. Toutefois, il n'existe pas une telle exigence de contrôle à l'égard des universités, de sorte que les universités étrangères pourraient avoir recours au régime de marques officielles.
La Loi sur les marques de commerce offre une très grande protection aux marques officielles. Premièrement, les autorités publiques et les universités ne sont pas tenues d'identifier les biens et services associés à la marque officielle qu'ils soumettent. Elles ne sont pas tenues non plus de montrer que la marque est distinctive ou qu'elle n’est pas source de confusion par rapport à une marque de commerce antérieure. Ainsi, une marque descriptive qui sème la confusion ou encore qui est identique à une marque de commerce existante peut tout de même bénéficier d'une protection en tant que marque officielle. À partir de la date de l'avis public inscrite par le registraire, aucune autre marque de commerce ne peut être enregistrée si celle-ci ressemble à la marque officielle « au point qu'on pourrait les confondre l’une et l’autre », même si les biens et services associés à cette marque n'ont aucun rapport avec les activités du propriétaire de la marque officielle. En principe, les marques officielles sont perpétuelles et n'ont pas à être renouvelées.
Aucun processus d'examen et aucune procédure d'opposition n'existent pour les marques officielles. Les requérants dont les marques de commerce sont refusées en raison de marques officielles doivent donc avoir recours à d'autres stratégies, dont la plus simple est d'obtenir le consentement de l'autorité publique ou de l'université. Si le consentement est obtenu, le registraire lèvera automatiquement son objection liée à la marque officielle. Il est également possible de soutenir que la marque de commerce et la marque officielle ne sont pas à même d’être confondues, un test qui est légèrement différent de celui de la « probabilité de confusion » s’appliquant aux marques de commerce régulières. Enfin, les requérants réussissent parfois à contester le statut d'autorité publique du titulaire de la marque officielle. Puisqu'une marque officielle doit avoir été adoptée et utilisée au Canada avant que le registraire n’émette un avis public, dans certains cas, il est possible de contester le statut de la marque officielle au motif que celle-ci n'a pas été adoptée et utilisée avant l'émission de l'avis public.
Si vous ou votre client êtes dans une position où vous pourriez bénéficier de ce régime unique en son genre, n'hésitez pas à y avoir recours. Les marques officielles offrent à votre client un avantage exceptionnel par rapport aux marques de commerce ordinaires. Par contre, si vous vous trouvez dans une situation où une marque officielle a une incidence sur vos droits ou votre utilisation d'une marque de commerce au Canada, tout n'est pas perdu. Il existe des moyens de contourner cet obstacle, bien que ces moyens diffèrent légèrement de ceux utilisés pour les marques de commerce ordinaires. Consultez un avocat pratiquant le droit des marques de commerce au Canada pour connaître vos options.
Pour plus d'information sur ce sujet et d'autres sujets à discuter lors de la Rencontre Annuelle de l'Association internationale des marques, veuillez consulter notre page web, accessible au lien suivant www.fasken.com/INTA2017
