Une décision récente portant sur les critères applicables à l'« emploi » des marques de commerce au Canada vient rappeler l'importance, pour tous les propriétaires de marques de commerce canadiennes enregistrées, d'employer ces marques de manière appropriée, faute de quoi ils devront en subir les conséquences. Afin de ne pas perdre votre marque de commerce, il faut savoir comment l'employer! Bien que cela puisse paraître simple, ce n'est pas toujours le cas en raison du régime applicable à l'« emploi » d'une marque de commerce au Canada.
La législation canadienne en matière de marques de commerce exige, pour obtenir et conserver l'enregistrement d'une marque de commerce, que cette marque soit « employée » dans le commerce. Dans la récente affaire Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Cosmetic Warriors Limited[1], la Cour fédérale du Canada (la « Cour ») a analysé les conditions dans lesquelles un tel « emploi » peut avoir lieu. L'affaire portait sur un scénario fréquent, celui d'une entreprise vendant à ses employés des vêtements arborant sa marque au prix coûtant. La Cour a conclu que ces ventes promotionnelles au prix coûtant ne constituaient pas un emploi dans la pratique normale du commerce et, de plus, que ces mêmes ventes ne pouvaient être assimilées à un « emploi » simplement parce qu'elles étaient effectuées à l'étranger.
Contexte
Au Canada, la Loi sur les marques de commerce (la « Loi ») prévoit qu'une marque de commerce est réputée être employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur leur emballage, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée[2].
L'emploi en liaison avec des produits s'applique également à l'exportation. Une marque de commerce est réputée être employée sur des produits quand elle est apposée sur ces produits ou leur emballage, et quand ces produits sont ensuite exportés du Canada[3]. Précisons qu'aucune exigence d'emploi « dans la pratique normale du commerce » ne s'applique à une marque de commerce dans le cas d'une exportation, contrairement à l'emploi de la marque sur le territoire national.
Dans l'affaire Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Cosmetic Warriors Limited, Cosmetic Warriors Limited (« Cosmetic ») était le propriétaire de la marque de commerce LUSH, qui avait été enregistrée au Canada pour l'emploi en liaison avec des tee-shirts. Riches, McKenzie & Herbert LLP a intenté une procédure en radiation en invoquant le non-usage. Pour ne pas perdre son enregistrement, Cosmetic devait donc démontrer l'« emploi » de la marque au Canada.
Dans sa preuve pour démontrer l'emploi de la marque, Cosmetic a établi que l'uniforme du personnel de sa société titulaire d'une licence canadienne comprenait des tee-shirts arborant cette marque et que les employés pouvaient également acheter ces tee-shirts. Les tee-shirts achetés étaient également exportés aux États-Unis. À la lumière de cette preuve, le Registraire était convaincu que Cosmetic avait employé la marque au sens de la Loi.
En appel, Riches a fait valoir que les tee-shirts portant la marque n'étaient pas vendus « dans la pratique normale du commerce » parce qu'il s'agissait de produits promotionnels, vendus aux employés en faibles quantités au prix coûtant, et non pas pour en tirer un profit. La Cour fédérale devait donc déterminer : (i) si l'exigence de l'emploi « dans la pratique normale du commerce » requiert la réalisation de profit, (ii) si les produits vendus en l'espèce étaient simplement promotionnels; (iii) si, dans le cas où les produits n'étaient pas vendus « dans la pratique normale du commerce » sur le territoire national, l'exportation des produits était suffisante pour supporter l'emploi de la marque.
La Cour mentionne d'abord que la distribution gratuite de produits promotionnels ne satisfait habituellement pas aux critères canadiens applicables à l'emploi d'une marque, car le transfert de produits « … effectué uniquement pour générer de l'achalandage ne suffit pas pour constituer un transfert ou un emploi dans la pratique normale du commerce »[4]. Toutefois, Cosmetic a soutenu que comme les employés achetaient ces tee-shirts pour les offrir en cadeau à leur famille et à leurs amis, il s'agissait bien de ventes faites dans la pratique normale du commerce, et non pas de simples ventes promotionnelles. La Cour fédérale a néanmoins estimé que la vente « au prix coûtant » des tee-shirts aux employés n'aurait pas dû être considérée comme un emploi de la marque dans la pratique normale du commerce, car les vêtements étaient vendus aux employés à des fins promotionnelles pour développer de la clientèle dans un autre secteur d'activité (par exemple, les cosmétiques). Le juge Manson a statué qu'en l'absence de profit, [Traduction] « il est difficile de comprendre quelle autre fin pouvaient avoir ces ventes que la promotion de la principale activité commerciale de Lush Canada et de ses campagnes à visée caritative, hormis peut-être pour faire plaisir aux employés et à leur famille »[5], et que de tels emplois ne relevaient pas de la pratique normale du commerce d'une entreprise de cosmétiques.
[Traduction] « Considérant l'absence de profit, le caractère promotionnel de la vente et le faible nombre de produits vendus aux employés, et eu égard au fait que la vente de vêtements ne faisait pas partie des activités commerciales habituelles de Cosmetic, les ventes de Cosmetic étaient de nature simplement promotionnelle et n'ont pas été réalisées dans la pratique normale du commerce »[6].
La Loi prévoit également qu'il peut y avoir emploi de la marque au Canada lorsque le produit est exporté à l'extérieur du pays. Cette disposition a été adoptée pour protéger les activités commerciales menées de bonne foi dans les cas où les exigences applicables à l'emploi ne pouvaient être satisfaites, car lesdites activités se déroulaient exclusivement à l'extérieur du Canada. Selon la Cour fédérale, le droit canadien impose une norme différente (mais pas moins exigeante) en ce sens qu'une marque de commerce sur des marchandises exportées peut être réputée être employée au Canada si elle est apposée sur les produits au Canada et si ces marchandises sont ensuite exportées dans le cadre d'une transaction commerciale.
L'objet principal de cette disposition n'est pas que toute exportation de marchandises portant une marque de commerce soit réputée constituer un emploi de cette marque de commerce, mais plutôt que l' emploi réel de cette marque soit réputé, le cas échéant, être survenu « au Canada ». Lorsque les activités d'une partie au Canada ne démontrent pas l'emploi d'une marque de commerce, ces mêmes activités n'acquièrent pas le statut d'un emploi du simple fait qu'il y a eu exportation. Une partie ne peut être autorisée à contourner les exigences normales de la Loi en expédiant un produit à l'étranger. Par conséquent, la Cour fédérale a conclu que les ventes de tee-shirts par Cosmetic ne constituaient pas un emploi au sens de la Loi.
Malgré le profond remaniement du régime canadien des marques de commerce annoncé pour les prochaines années, l'exigence de l'« emploi » est appelée à y occuper une place encore plus importante qu'auparavant. Cette affaire vient rappeler aux propriétaires de marques de commerce canadiennes l'importance d'« employer » correctement leur marque afin de ne pas mettre en péril de précieux droits de propriété intellectuelle. Dans cette perspective, nous avons élaboré une liste de contrôle pour l'emploi des marques de commerce afin de vous aider à comprendre le régime applicable au Canada, qui peut sembler contre-intuitif, particulièrement en ce qui concerne les marchandises.
Liste de contrôle pour « l'emploi » des marques de commerce
- Après l'enregistrement d'une marque de commerce au Canada, son propriétaire est tenu de prouver qu'il l'a employée au cours des trois dernières années.
- Le terme « emploi » a une signification technique en vertu de la Loi sur les marques de commerce.
- L'emploi d'une marque de commerce sur des produits peut se faire sur le territoire national ou par exportation. En général, aux termes des exigences applicables à l'emploi sur des produits – au Canada ou par exportation – la publicité ne peut être considérée comme un emploi d'une marque de commerce.
- L'emploi d'une marque de commerce sur des produits au Canada doit se faire dans le cadre de transactions réalisées « dans la pratique normale du commerce ». Cette exigence exclura souvent les produits promotionnels gratuits, selon la nature du secteur d'activité considéré. Dans ce cas, la « pratique normale du commerce » exclurait probablement les ventes promotionnelles de produits au prix coûtant lorsque l'activité commerciale principale n'est pas la vente de tels produits.
- L'emploi d'une marque de commerce sur des produits exportés n'exige pas qu'il y ait eu vente dans la pratique normale du commerce. Toutefois, un tel emploi n'est admissible que s'il y a eu une transaction commerciale et ne sera probablement pas autorisé comme voie de contournement pour les propriétaires de marques de commerce dont les ventes au Canada ne répondent pas aux critères du régime national applicables à la notion d'« emploi ».
- Il y a emploi avec des services lorsqu'une marque de commerce est employée pour faire la publicité de ces services ou qu'elle est affichée dans l'exécution de ces services (par exemple, un logo sur l'uniforme des employés).
[1] 2018 CF 63. Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Cosmetic Warriors Limited [en anglais seulement]
[2] Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, par. 4(1).
[3] Ibid., par. 4(3).
[4] Supra, note 1, par. 18 [Traduction].
[5] Ibid, par. 24.
[6] Ibid, par. 22 à 26.
