Au début de 2019, une Loi sur les marques de commerce (« LMC ») modernisée devrait entrer en vigueur dont l’un des objectifs consiste à adapter les lois canadiennes aux conventions internationales, et de rapprocher la législation canadienne en matière de marques de commerce à celle de l’Union européenne (UE). Cette réforme s’est faite dans la foulée de la conclusion d’un accord de libre-échange entre le Canada et l’UE. Cette LMC modernisée éloignera le système d’enregistrement de marques de commerce canadiennes de sa base actuelle, à savoir l’enregistrement principalement fondé sur l’emploi, à l’instar du système américain.
Nous soulignerons quelques changements clés qui pourraient intéresser les propriétaires étrangers qui souhaitent enregistrer leur marque au Canada :
- L’emploi ne sera plus un préalable à l’enregistrement. Il s’agit du changement le plus important. À l’instar de la plupart des pays autres que les États-Unis, la production de demandes ne s’appuiera plus sur des bases comme l’emploi projeté, l’emploi réel et l’enregistrement à l’étranger. L’enregistrement sera accordé pour une demande après sa publication, même si les marques visées par la demande ne sont pas réellement employées au Canada. Cela pourrait être utile à certains propriétaires étrangers, puisqu’ils seront en mesure d’obtenir l’enregistrement au Canada à l’étape de la précommercialisation. Malheureusement, la base de données canadienne deviendra beaucoup moins informative, car les renseignements concernant l’emploi des marques visées par des demandes en instance et des marques déposées disparaîtront, ce qui entraînera une augmentation des besoins en matière d’enquête.
- La Classification de Nice sera mise en œuvre et les frais de dépôt seront établis en fonction du nombre de classes. Il sera obligatoire de regrouper et de classer les produits et les services visés par les nouvelles demandes selon la Classification de Nice. Il est prévu que cette exigence s’applique également aux marques déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle LMC. Les frais de dépôt et d’enregistrement fusionnés qui s’appliquent actuellement au Canada au montant de 450 $ seront remplacés par des frais par classe proposés de 330 $ pour la première classe et de 100 $ pour chaque classe supplémentaire.
- L’enregistrement international sera possible au Canada. Lorsque le Canada adhéra officiellement au Protocole de Madrid, les propriétaires étrangers seront en mesure d’obtenir une extension territoriale des demandes internationales de marques de commerce au Canada.
- La durée de validité de l’enregistrement sera écourtée. La durée actuelle de l’enregistrement est de 15 ans à compter de la date de délivrance du certificat d’enregistrement sera réduite à 10 ans. La nouvelle durée ne s’appliquera qu’aux nouvelles demandes déposées, demandes de marques de commerce en instance, marques de commerce déposées ou enregistrements renouvelés après l’entrée en vigueur de la nouvelle version de la LMC. Les propriétaires étrangers doivent revoir l’enregistrement de leurs marques de commerce canadiennes qui arrivent à terme avant 2019 pour profiter de la durée plus longue qui est encore accessible pendant une période limitée. Les renouvellements peuvent se faire dans un délai de 12 mois suivant la date d’expiration.
- Les demandes pourront être divisées. Les demandeurs pourront diviser les demandes d’enregistrement de marques de commerce. Ainsi, il sera plus facile de contrer les objections à l’enregistrement soulevées par un examinateur ou une procédure d’opposition ou en annulation intentée par un tiers.
- Il sera possible de recourir à la lettre de protestation. Il sera possible d’envoyer une lettre de protestation pour soumettre à l’examinateur une preuve importante relativement à l’enregistrabilité d’une demande d’enregistrement par un tiers d’une marque de commerce en instance.
Plusieurs autres changements à la LMC entreront en vigueur, y compris ceux visant la simplification des aspects des procédures d’opposition et de la publication des cessions. Bien que l’harmonisation de la loi canadienne et des lois étrangères soit bienvenue, la pratique en vertu de la nouvelle LMC entraînera certaines difficultés pour les propriétaires étrangers qui souhaitent faire enregistrer leur marque de commerce au Canada, surtout s’il y a une augmentation du nombre d’enregistreurs de mauvaise foi (trolls). L’emploi de marques de commerce demeurera un élément important pour déterminer les droits de priorité, mais les propriétaires devront être particulièrement rigoureux dans la surveillance des demandes de tiers et l’opposition à celles-ci, pour éviter que les nouveaux utilisateurs obtiennent des droits litigieux.
