Aspects clés à considérer avant de produire une déclaration d’opposition à l’encontre d’une demande de marque

Oui, il est possible de s’opposer à une demande d’enregistrement au Canada. L’opposition doit se faire avant l’émission du certificat d’enregistrement. Les demandes d’enregistrement de marques de commerce sont publiées dans le Journal des marques de commerce et les tiers ont deux mois à compter de la date de cette publication pour initier une procédure d’opposition en déposant une déclaration d’opposition.

Oui, il est possible d’obtenir un délai supplémentaire pour s’opposer à une demande d’enregistrement de marque de commerce. Dans la mesure où un opposant potentiel a besoin de plus de temps pour évaluer les possibles motifs d’opposition, une prorogation de deux mois est possible pour s'opposer à une demande nationale et une prorogation de quatre mois est possible pour s'opposer à une demande au titre du protocole. Ces prorogations sont généralement accordées pour la totalité de la période de deux ou quatre mois, selon le cas, et ne nécessitent aucun consentement de la part du requérant.  Sauf dans le cas d'une demande de protocole, il est également possible, à ce stade de la procédure, de demander une prolongation de délai pouvant aller jusqu’à sept mois à titre de « délai de conciliation » pour permettre aux parties pour discuter d’un éventuel règlement du conflit. Le consentement du requérant est toutefois requis pour ce type de prolongation de délai. Dans le cas d'une demande de protocole, il n'est pas possible, à ce stade de la procédure, d'obtenir une prorogation supplémentaire au-delà des quatre mois initiaux.

Tant que le certificat d’enregistrement n’a pas été émis, il est possible de demander une prolongation rétroactive du délai pour le dépôt d’une déclaration d’opposition. L’opposant peut obtenir une telle prolongation seulement s’il explique pourquoi son omission de produire une déclaration d’opposition dans le délai de deux mois n’était pas raisonnablement évitable. Il doit fournir une explication factuelle pour justifier une telle prolongation, qui n’est par ailleurs pas accordée automatiquement.

La législation canadienne sur les marques de commerce présente trois caractéristiques essentielles qui justifient l’importance de l’opposition. Tout d’abord, si un certificat d’enregistrement est émis, le titulaire de l’enregistrement ne sera normalement pas tenu de payer des dommages-intérêts ou de rendre compte des profits réalisés si la marque porte atteinte à des droits antérieurs. Les réparations pécuniaires ne peuvent être réclamées qu’après l’annulation de l’enregistrement ou s’il peut être démontré que le requérant a fait preuve de mauvaise foi, a agi frauduleusement ou a intentionnellement fait une fausse déclaration dans le cadre de la procédure d’enregistrement. En outre, un enregistrement peut être contesté uniquement devant la Cour fédérale du Canada, tribunal où le fardeau de la preuve est renversé (c’est-à-dire que la personne qui conteste un enregistrement devant la Cour fédérale porte le fardeau de la preuve). Enfin, si un enregistrement n’est pas contesté avant son cinquième anniversaire, il n’est généralement plus possible de l’annuler en raison de l’emploi antérieur d’une marque ou d’un nom commercial.

Ce délai est très variable; il dépend, entre autres, du dépôt d’éléments de preuve par l’une ou les deux parties, de la tenue de contre-interrogatoires des témoins et de l’obtention de prolongations des délais par les parties. Il n’est pas rare qu’une décision soit rendue quatre à cinq ans après le début de la procédure. Cela dit, dans le cas où un requérant ne conteste pas une procédure, quelques mois seulement peuvent s’écouler avant qu’une décision ne soit rendue.

Le coût d’une opposition comprend deux volets. Le premier concerne les frais officiels qui varient d’une année à l’autre. En 2024, les frais à payer au registraire pour le dépôt d’une demande d’opposition s’élèvent à 1040.00 $ CA. Le deuxième volet concerne les honoraires professionnels pour la rédaction de la déclaration d’opposition, qui doit inclure les motifs d’opposition invoqués par l’opposant. Certains cas peuvent nécessiter une enquête, par exemple pour déterminer laquelle des parties a utilisé en premier la marque de commerce au Canada. Les honoraires professionnels varient d’une affaire à l’autre.