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Quels motifs d’opposition sont disponibles afin de s’opposer à une marque de commerce au Canada?

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Les oppositions à l’enregistrement de marques de commerce sont importantes au Canada. En effet, l’émission d’un certificat d’enregistrement confère à son titulaire un droit d’usage de la marque au Canada qui, dans la plupart des cas, peut servir de bouclier contre les demandes de condamnation à des dommages ou profits et ce jusqu’à ce que l’enregistrement soit annulé. Tant les requérants que les opposants gagnent à bien comprendre la procédure d’opposition afin de maximiser leurs chances de succès. Nous avons colligé un certain nombre de questions fréquemment posées au sujet des procédures d’opposition aux marques de commerce au Canada et avons fourni certaines pistes de solution.

Si vous souhaitez obtenir de l’aide relativement à une procédure d’opposition à une marque de commerce au Canada, veuillez communiquer et nous transmettrons votre message à un membre de notre équipe spécialisée. 

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Foire aux questions (FAQ)

Le fait qu’une marque soit notoirement connue à l’étranger constitue-t-il un motif d’opposition valable?

Ce facteur a généralement peu de poids dans une procédure d’opposition au Canada. Il ne s’agit pas d’un motif d’opposition en soi. Ce contexte peut toutefois servir de fondement à d’autres motifs d’opposition pertinents si, par exemple, un certain achalandage est associé à la marque au Canada en raison de la consommation des biens ou de l’utilisation des services en question par des résidents canadiens à l’étranger, de l’achat de ces biens et services au Canada par des résidents canadiens ou de la réception de certains biens ou services à partir d’un territoire étranger par des résidents canadiens alors qu’ils se trouvent au Canada. Ce type de cas nécessite une analyse précise du contexte factuel.

Est-ce que le registraire signale les demandes susceptibles de créer de la confusion?

À une exception près, le registraire n’est pas tenu par la loi d’informer les tiers de marques susceptibles de créer de la confusion qui font l’objet d’une demande ou d’une annonce dans le Journal des marques de commerce. Cela dit, les examinateurs sont tenus d’informer toute partie concernée de l’enregistrement d’une marque susceptible de prêter à confusion s’ils ont approuvé la demande en estimant que la confusion était incertaine (en d’autres termes, dans une situation ambiguë), ce qui ne se produit que dans une minorité de cas. Afin de s’opposer aux demandes dans les délais impartis, il est préférable de faire appel à un service de surveillance des marques pour être informé de la publication des demandes susceptibles de prêter à confusion.

Est-il possible de s’opposer à une demande d’enregistrement de marque de commerce au motif d’un emploi antérieur d’une marque, c’est-à-dire sans enregistrement?

Oui, il est possible de s’opposer à une demande d’enregistrement de marque de commerce en raison de l’emploi antérieur en tant que marque ou nom commercial. Il n’est pas nécessaire de démontrer que la marque ou le nom commercial employé par l’opposant était généralement connu ou célèbre. L’emploi invoqué par l’opposant doit être antérieur à tout emploi de la marque qu’aurait fait le requérant avant la date de sa demande. Sur ce point, le droit canadien n’exige pas qu’un requérant indique dans une demande d’enregistrement s’il a déjà utilisé la marque ni le moment où il a commencé à le faire. Il est préférable de chercher à savoir quelle partie a employé la marque en premier avant de déposer une déclaration d’opposition. 

L’opposition à une demande d’enregistrement de marque de commerce peut-elle être fondée sur la mauvaise foi?

Oui, il est possible d’invoquer la mauvaise foi d’un requérant comme motif d’opposition. Ce qui constitue la mauvaise foi n’est pas défini dans la loi; c’est donc au registraire et aux tribunaux de déterminer si le requérant a agi de mauvaise foi. Étant donné qu’il est possible de soulever ce motif d’opposition seulement depuis juin 2019, il subsiste une certaine incertitude à cet égard.

Existe-t-il d’autres motifs d’opposition qui ne sont pas liés à la confusion?

Oui, il existe des motifs d’opposition pour lesquels il n’est pas nécessaire de démontrer une certaine confusion avec une autre marque ou un nom commercial. Il peut s’agir, par exemple, de l’absence d’intention d’employer la marque, du manque de précision quant aux produits ou aux services offerts, de la non-conformité avec les lois ou règlements applicables au Canada, etc. Certains de ces motifs peuvent être corrigés par le requérant au cours de la procédure d’opposition par des modifications apportées à la demande d’enregistrement.

Auteurs

  • Jean-Philippe Mikus, Associé | Agent de marques de commerce, Montréal, QC, +1 514 397 5176, jpmikus@fasken.com
  • Amélie Béliveau, Associée | Agente de marques de commerce, Montréal, QC, +1 514 397 4340, abeliveau@fasken.com
Jean-Philippe Mikus Intellectual Property Lawyer in Montréal Jean-Philippe Mikus Associé | Agent de marques de commerce Montréal, QC +1 514 397 5176
Amélie Béliveau Amélie Béliveau Associée | Agente de marques de commerce Montréal, QC +1 514 397 4340