Le 30 octobre 2019, les nouvelles Règles sur les brevets entreront en vigueur au Canada et modifieront radicalement la pratique canadienne en matière de brevets. Certaines des modifications les plus importantes sont décrites ci-dessous.
Des délais plus courts sont maintenant imposés
Les nouvelles Règles sur les brevets prévoient des délais plus courts dans les cas suivants :
- Le délai pour présenter une requête d'examen est maintenant de quatre ans au lieu de cinq ans.
- Le délai pour répondre à un rapport d'examen est maintenant de quatre mois au lieu de six mois (peut être prolongé à six mois sur demande avant l'expiration du délai de quatre mois).
- Le délai pour payer la taxe finale est maintenant de quatre mois au lieu de six mois.
L'Office de la propriété intellectuelle du Canada est désormais moins indulgent!
Par le passé, certaines particularités du système canadien ont été utilisées afin, par exemple, de retarder l'entrée en phase nationale d'une demande PCT ou de rétablir une demande lorsqu'une taxe de maintien en état n'avait pas été payée. Les règles seront désormais resserrées afin d'harmoniser davantage la pratique canadienne en matière de brevets avec celle d'autres juridictions :
- Les « droits des tiers » constituent un nouveau droit dans les nouvelles règles. Ces droits sont reconnus aux tiers qui, alors que des droits de brevet semblent incertains, accomplissent de bonne foi des actes qui constitueraient par ailleurs des actes de contrefaçon :
- Dans le cas des demandes de brevet, les droits des tiers commencent à s'appliquer six mois après la date d'échéance manquée pour présenter une requête d'examen ou pour payer une taxe de maintien en état.
- Dans le cas de brevets délivrés, les droits des tiers commencent à s'appliquer six mois après la date d'échéance manquée du paiement de la taxe de maintien en état.
- La « diligence requise » constitue une nouvelle exigence qui s'applique aux demandes de brevet et aux brevets délivrés qui ont été abandonnés pour non-paiement de la taxe de maintien en état ou pour omission de présenter une requête d'examen :
- La « diligence requise » exige que le demandeur et l'agent de brevets démontrent qu'ils ont pris toutes les mesures qu'un demandeur et un agent raisonnablement prudents auraient prises. Seules des circonstances exceptionnelles seraient admissibles, comme une catastrophe naturelle ou une guerre. L'exigence de la « diligence requise » n'est donc pas facilement atteignable.
- Si le délai pour le paiement d'une taxe de maintien en état n'est pas respecté pour une demande de brevet ou un brevet délivré, une exigence de « diligence requise » entre en vigueur deux mois après l'expiration du délai indiqué dans l'avis de surtaxe ou six mois après la date d'anniversaire manquée, selon la dernière éventualité.
- Si la requête d'examen n'est pas déposée avant la quatrième date d'anniversaire d'une demande de brevet, une exigence de « diligence requise » entre en vigueur deux mois après l'expiration du délai indiqué dans l'avis de surtaxe ou six mois après la date d'anniversaire manquée, selon la dernière éventualité.
- Dans le système actuel, l'entrée tardive en phase nationale au Canada d'une demande PCT peut être effectuée jusqu'à 12 mois après l'expiration du délai de trente mois, moyennant le paiement de la surtaxe. L'entrée tardive en phase nationale au Canada d'une demande PCT ne sera plus de plein droit pour les demandes déposées après le 31 octobre 2019. Si l'entrée tardive en phase nationale est demandée dans les 12 mois suivant le délai de trente mois du PCT, il est maintenant exigé de fournir une déclaration selon laquelle l'omission d'entrer en phase nationale au Canada avant le délai de trente mois était involontaire.
Avis supplémentaires
L'Office de la propriété intellectuelle du Canada transmettra dorénavant davantage d'avis concernant les dates d'échéance manquées. Il importe de noter qu'en général, les droits des tiers commencent à s'appliquer à compter de la première date d'échéance manquée et ne sont pas touchés par les dates des avis. Quelques-uns de ces avis sont présentés ci-dessous :
- Dans le cas d'une date d'échéance manquée pour le dépôt d'une requête d'examen, un avis prévoyant un délai de deux mois et le paiement d'une surtaxe sera envoyé. Si une réponse conforme est fournie à temps, le dépôt de la requête d'examen sera réputé avoir été fait avant l'abandon. Si la date d'échéance pour fournir une réponse conforme est manquée, la demande de brevet sera abandonnée.
- Dans le cas d'une omission de paiement de la taxe de maintien en état, un avis sera envoyé et une réponse devra être fournie, avec le paiement de la surtaxe, au plus tard deux mois après la date de l'avis ou six mois après la date d'échéance initiale du paiement de la taxe de maintien, selon la dernière éventualité.
Exigences en matière de dépôt simplifiées dans certains cas
Il est maintenant plus simple d'obtenir une date de dépôt auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada pour un dépôt direct.
- En effet, il est maintenant possible de déposer une demande de brevet dans une langue autre que les deux langues officielles du Canada (anglais/français), à condition qu'une traduction de la demande de brevet soit déposée dans les deux mois suivant la date d'un avis émis par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada dans lequel une traduction de la demande de brevet est exigée. Veuillez prendre note que cette nouvelle règle ne s'applique qu'aux demandes effectuées par dépôt direct et non à une entrée en phase nationale d'une demande PCT. La taxe de dépôt n'est plus exigée au moment du dépôt. L'Office de la propriété intellectuelle du Canada émettra un avis exigeant le paiement de la taxe de dépôt et d'une surtaxe dans les trois mois suivant la remise de l'avis. Encore une fois, il importe de noter que cela ne s'applique qu'aux dépôts directs et non à une entrée en phase nationale d'une demande PCT.
- Il sera possible d'obtenir une date de dépôt les fins de semaine et les jours fériés lorsque le dépôt s'effectue électroniquement.
Les exigences d'entrée en phase nationale d'une demande PCT n'ont pas changé : il est toujours obligatoire de fournir une description en anglais et en français, et de payer la taxe de dépôt.
Services de paiement des annuités
Auparavant, la seule personne autorisée à payer la taxe de maintien en état de la demande de brevet en instance était l'agent désigné. À compter du 30 octobre 2019, toute partie autorisée par le demandeur pourra payer la taxe de maintien en état d'une demande de brevet, y compris les fournisseurs de services de paiement des annuités.
Toutefois, il est important de souligner que l'Office de la propriété intellectuelle du Canada n'enverra l'avis de surtaxe qu'à l'agent. Nous déconseillons donc la prise d'autres arrangements de paiement des taxes compte tenu de l'entrée en vigueur des « droits des tiers » et de l'exigence de « diligence requise », lesquels peuvent entraîner l'expiration d'un brevet, l'abandon d'une demande de brevet ou une perte des droits.
Rétablissement de la priorité
Il est maintenant possible de rétablir la priorité d'une demande de brevet tant pour les demandes effectuées par dépôt direct que pour les demandes PCT, dans la mesure où la date de dépôt est le 30 octobre 2019 ou ultérieurement. Les exigences dans le cas d'un dépôt direct sont les suivantes :
- La demande de brevet est déposée 12 mois après le dépôt de la demande de brevet prioritaire mais dans les 14 mois suivant la date de priorité.
- Le demandeur soumet une déclaration selon laquelle l'omission de déposer la demande dans les 12 mois suivant la date de priorité n'était pas intentionnelle.
- Le demandeur demande la priorité dans la pétition pour l'octroi d'un brevet ou dans un document autre que le mémoire descriptif.
Auparavant, il n'était pas possible de rétablir la priorité au Canada lorsque 12 mois s'étaient écoulés depuis la première date de priorité. Aux termes des nouvelles règles, le rétablissement de la phase nationale d'une demande PCT sera possible si :
- la demande de rétablissement de la priorité est présentée dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée à la phase nationale;
- le demandeur dépose une déclaration selon laquelle l'omission de demander la priorité n'était pas intentionnelle.
Par ailleurs, la priorité peut être rétablie à la phase internationale de la demande PCT.
Conclusion
Les modifications ci-dessus s'appliquent à toute demande de brevet déposée à compter du 30 octobre 2019. Toute demande de brevet déposée avant cette date sera assujettie aux Règles sur les brevets en vigueur avant les modifications.
Pour toute question ou pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec un membre de l'équipe du droit des brevets.
