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Enregistrement des marques de commerce : Désignation du Canada dans les demandes produites en vertu du Protocole de Madrid

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Version mise à jour le 11 avril 2024

La protection des actifs de propriété intellectuelle, y compris les marques de commerce, est essentielle pour les entreprises à l’échelle nationale et internationale. Le Protocole de Madrid se révèle être un outil utile pour étendre la protection des marques de commerce sur le plan mondial, y compris au Canada.

Qu'est-ce que le protocole de Madrid ?

Le Protocole de Madrid offre aux propriétaires de marques de commerce la possibilité de produire une seule demande d’enregistrement international auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et de désigner par la suite d’autres pays membres où la protection est demandée. Chaque pays membre applique ses propres lois pour déterminer si une marque de commerce sera ou non protégée sur son territoire. Le Canada a adhéré au Protocole de Madrid le 17 juin 2019. Depuis lors, les demandes de marque de commerce produites en vertu de cette convention se sont révélées être des moyens populaires pour obtenir une protection au Canada : par exemple, plus de 10 000 dépôts auprès de l’OMPI ont désigné le Canada pour la seule année 2019, et ce nombre n'a cessé d'augmenter depuis. En 2022, le Canada a été désigné dans plus de 24 000 dépôts.

Les particuliers et les entreprises qui désignent le Canada dans les demandes produites aux termes du Protocole de Madrid doivent s’assurer de bien comprendre le processus, les procédures connexes et toute contestation éventuelle. Nous avons préparé la foire aux questions (FAQ) suivante pour vous aider à demeurer informé des questions les plus fréquemment posées sur ces demandes dans lesquelles le Canada est désigné. 

Table des matières

Existe-t-il des exigences au Canada concernant les contrats de licence?

La seule exigence est que le propriétaire de la marque de commerce doit contrôler directement ou indirectement la nature ou la qualité des produits ou des services faisant l’objet de la licence associée à la marque de commerce. Il s’agit toutefois d’une exigence importante. Un contrat de licence peut être verbal ou écrit; nous recommandons toutefois de toujours conclure une entente écrite pour prouver l’existence de la licence et décrire la manière dont le propriétaire assure le contrôle sur la nature et la qualité des biens et des services sous licence. Les tribunaux ne se sont pas encore prononcés à savoir si la preuve de d’un contrôle concret est nécessaire lorsque les parties ont signé une licence dont les modalités permettent au propriétaire d’exercer un tel contrôle.

Y a-t-il des aspects particuliers à prendre en considération pour les noms qui désignent une origine géographique, qu’elle soit située au Canada ou à l’étranger?

Amélie Béliveau
Amélie Béliveau
Montreal
Si une marque de commerce comprend un élément faisant référence à une origine géographique (qu’elle soit située au Canada ou à l’étranger), une objection sera automatiquement soulevée concernant le caractère clairement descriptif de la marque (c’est-à-dire que la marque décrit clairement l’origine géographique des produits et services). Si la marque comporte divers éléments, il est possible de soutenir que dans son ensemble, elle ne décrit pas clairement l’origine géographique. Toutefois, les titulaires sont désormais également tenus de confirmer si les produits ou services énoncés dans la demande proviennent ou non du lieu géographique figurant à la marque. Si les produits et services ne proviennent pas du lieu géographique en question, la marque pourra être refusée au motif qu’elle donne une description fausse et trompeuse de l’origine géographique des produits et services, nonobstant la présence d’autres mots ou éléments graphiques dans la marque.

Y a-t-il des éléments particuliers à prendre en compte pour les noms de famille?

En vertu du sous-paragraphe 12(1) a) de la Loi sur les marques de commerce, une marque n’est pas enregistrable si elle est constituée d’un mot n’étant principalement que le nom ou le nom de famille d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes. Actuellement, le registraire n’exige pas un nombre minimal d’occurrences dans un annuaire téléphonique ou autre annuaire canadien avant de soulever une objection fondé sur le sous-paragrape 12(1) a). Une exception peut être accordée si, à la date de production de la demande, la marque était devenue « distinctive » au Canada. Un facteur important afin de déterminer si une marque est devenue distinctive est la durée de l’emploi de la marque au Canada (paragraphe 12(3)). 

Une demande de marque de commerce peut-elle être présentée conjointement par deux ou plusieurs ou personnes? Dans l’affirmative, y a-t-il des éléments particuliers à prendre en compte?

Mark Penner
Mark Penner
Toronto
Une demande doit préciser le nom et l’adresse du requérant et celui-ci doit être une « personne ». L’article 2.1 de la Loi sur les marques de commerce précise que « personne » vise deux ou plusieurs personnes ayant conclu un accord leur interdisant, si ce n’est en leurs deux noms ou au nom de l’ensemble de ces personnes, d’employer la marque de commerce au Canada. Une demande de marque de commerce peut donc être produite conjointement par deux ou plusieurs parties, à condition que celles-ci respectent l’article 2.1 de la Loi. La responsabilité de se conformer aux exigences de cet article incombe au requérant puisque le registraire n’exigera généralement pas de confirmation que le requérant est bel et bien une « personne » rencontrant les conditions de l’article 2.1 de la Loi. Les demandes de marque de commerce peuvent également être produites au nom d’une société de personnes, d’une association, d’une coentreprise ou d’une société par actions.

Est-ce que l’examinateur canadien peut formuler une objection à l’enregistrement fondée sur une demande ou un enregistrement antérieurs?

Marek Nitoslawski
Marek Nitoslawski
Montreal
Au Canada il y a examen substantif des demandes d’enregistrement de marques de commerce, notamment pour vérifier si la marque qui fait l’objet de la demande porte à confusion avec une marque antérieure enregistrée ou en instance d’enregistrement.  L’examinateur peut refuser la demande s’il juge qu’il y a risque de confusion avec un enregistrement antérieur.  On dira alors que la marque est non enregistrable en vertu de l’article 12(1)(d) de la loi canadienne.  Il peut aussi refuser la demande si la marque porte à confusion avec une demande en instance antérieure, en se fondant sur l’art. 16(1)(b) qui nous enseigne que le demandeur n’est alors pas la personne ayant droit à l’enregistrement.  Dans les deux cas, il est souvent possible de faire plier l’examinateur par une argumentation habile de l’agent à l’effet que l’objection de l’examinateur est mal fondée.

Les examinateurs s’opposent-ils à l’enregistrement de marques de commerce sur la base de leur caractère descriptif?

Au Canada, le registraire peut soulever une objection si la marque, qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, donne une « description claire » ou une « description fausse et trompeuse » en langue anglaise ou française, de la nature, de la qualité ou du lieu d’origine des produits ou services associés. La marque de commerce doit être examinée par rapport à l’impression immédiate créée sur l’utilisateur ou l’acheteur quotidien des produits ou services. Une marque de commerce qui ne fait que suggérer la nature, la qualité ou le lieu d’origine des produits ou services associés ne présente ni « de description claire » ni « de description fausse et trompeuse ». 

L’OPIC envoie-t-il toute la correspondance pertinente à l’agent désigné dans la demande internationale? Sinon, comment est-il possible de recevoir cette correspondance ou d’être informé des développements au fur et à mesure que ceux-ci surviennent?

Simon Hitchens
Simon Hitchens
Toronto
Non, l’OPIC n’envoie pas la correspondance pertinente à l’agent désigné dans la demande international. Seule une partie de la correspondance sera transmise à l’agent international qui traite la demande en vertu du Protocole de Madrid. Bien que ’l’agent désigné dans la demande internationale puisse recevoir certaines communications de l’OPIC, celui-ci ne recevra pas plusieurs documents clés tels les avis de défaut ou, si une marque a été enregistrée, les documents relatifs à une procédure de radiation sommaire. La nomination d’un agent officiel canadien local garantira que tous les documents de l’OPIC sont reçus par cet agent, réduisant ainsi une partie des risques associés.

Au cours du processus d’examen canadien d’une demande déposée par l’intermédiaire du Protocole de Madrid, les examinateurs peuvent-ils soulever de nouvelles objections dans des actions administratives ultérieures et supplémentaires?

Oui. Les examinateurs canadiens sont habilités à soulever des objections ultérieures.  L’OPIC doit informer le Bureau international, dans un délai de 18 mois à compter de la date de production désignée, si la demande est provisoirement ou totalement refusée. Une fois cet avis transmis, il appartient au demandeur de dissiper toute objection soulevée (y compris toute objection soulevée dans des actions administratives ultérieures).

Combien de temps faut-il pour qu’une demande soit examinée si elle est produite au Canada par l’intermédiaire du Protocole de Madrid?

Lorsqu’un titulaire de marque de commerce a enregistré ou produit une demande nationale auprès de son bureau de propriété intellectuelle « d’origine », celui-ci doit alors soumettre une demande d’enregistrement international (« DEI ») par l’intermédiaire de ce même bureau, qui la certifiera et la transmettra à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). L’OMPI procède ensuite à un examen officiel et, une fois la demande approuvée, elle en informe l’Office canadien de la propriété intellectuelle. L’Office canadien de la propriété intellectuelle décidera ensuite si la demande est conforme à la Loi sur les marques de commerce canadienne et à ses règlements. Il y a présentement des retards dans la procédure d’examen des demandes d’enregistrement de marque de commerce de l’OPIC et il est probable qu’un premier rapport d’examen ou une approbation de publication ne soit transmis que dans un délai qui se rapproche des 18 mois prévus par le Protocole.

Est-il obligatoire au Canada d’avoir l’intention d’employer la marque de commerce avec tous les produits et services énoncés dans la demande? Dans l’affirmative, comment cette obligation est-elle mise en œuvre?

Michael Shortt Montréal Lawyer/Avocat
Michael Shortt
La pratique de Michael se concentre à la fois sur le litige et le travail transactionnel, avec un accent particulier sur les industries du jeu vidéo et des sciences de la vie.
Montreal
Il n’est plus requis au Canada de préciser dans la demande qu’une marque de commerce a été employée ou encore que le demandeur a l’intention de l’employer avec tous les produits et services. Ceci étant, il demeure important d’avoir l’intention d’employer la marque en association avec tous les produits et services énoncés dans la demande au moment de sa production. L’absence d’une telle intention d’employer la marque au Canada peut constituer un motif d’opposition. L’absence d’intention pourrait également être invoquée par un tiers dans le cadre de procédures judiciaires en annulation de  l’enregistrement.

Est-il nécessaire de déclarer l’emploi ou de fournir périodiquement des exemples d’emploi pour maintenir la protection de la marque de commerce au Canada?

Janine Macneil
Vancouver
En vertu des modifications apportées à notre Loi sur les marques de commerce entrées en vigueur le 17 juin 2019, il n’est plus nécessaire d’employer une marque au Canada en association avec les produits et services énoncés à la demande afin qu’un enregistrement soit émis. Par conséquent, une déclaration d’emploi n’est plus nécessaire pour parfaire l’enregistrement.

De plus, au Canada, le propriétaire d’une marque de commerce n’est pas tenu de soumettre des exemples d’emploi pour maintenir ses droits dans la marque, à moins que l’enregistrement ne soit contesté par un tiers ou par le registraire pour cause de non-emploi.

Est-il possible de s’opposer à une demande d’enregistrement de marque de commerce pour le motif que la demande a été produite de mauvaise foi par le demandeur?

Il est possible de s’opposer à toute demande publiée à des fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce après le 17 juin 2019 sur fondement de la mauvaise foi. En raison du fait que ce soit un nouveau motif d’opposition il y a présentement peu d’indications de la part des Cours de justice et autres tribunaux quant à la manière d’interpréter ce motif. Sur le fondement de jurisprudence antérieure à la réforme, il est possible que des dépôts effectués par des distributeurs, franchisés ou titulaires de licence des marques de leurs cocontractants soient jugés être faits de mauvaise foi. La même approche pourrait être entreprise à l’égard de tiers enregistrant de nombreuses marques notoires de tiers visant des produits et services qui n’ont pas fait leur renommée. Il y a de l’incertitude à ce stade concernant d’autres allégations de mauvaise foi tel que le fait de demander l’enregistrement au Canada d’une marque étrangère notoire ou de déposer de nouvelles demandes d’enregistrement périodiquement de la même marque afin de parer des attaques fondées sur absence d’emploi.

Est-il possible pour un tiers de s’opposer à une demande d’enregistrement d’une marque de commerce? Quelle est, essentiellement, la procédure à suivre pour une telle contestation?

Oui, un tiers peut s’opposer à une demande d’enregistrement de marque de commerce canadienne.  Pour ce faire, l’opposant doit produire une déclaration d’opposition exposant tous les motifs invoqués, et ce, dans les deux mois suivant l’annonce de la demande dans le Journal des marques de commerce, et payer des droits de 1040 dollars canadiens.  Les autres étapes principales sont i) la production d’une contre-déclaration, ii) la production de la preuve sous forme de déclarations sous serment, iii) les contre-interrogatoires sur les déclarations sous serment (si demandé par une partie), iv) la production des arguments écrits, et v) la tenue d’une audience (si demandée). Il n’est pas rare qu’une décision ne soit rendue que dans un délai de de trois à quatre ans après la production de la déclaration d’opposition lorsque la procédure d’opposition est vigoureusement disputée par les parties.

Y a-t-il des aspects particuliers à prendre en considération pour les noms qui désignent une origine géographique, qu’elle soit située au Canada ou à l’étranger?

Si une marque de commerce comprend un élément faisant référence à une origine géographique (qu’elle soit située au Canada ou à l’étranger), une objection sera automatiquement soulevée concernant le caractère clairement descriptif de la marque (c’est-à-dire que la marque décrit clairement l’origine géographique des produits et services). Si la marque comporte divers éléments, il est possible de soutenir que dans son ensemble, elle ne décrit pas clairement l’origine géographique. Toutefois, les titulaires sont désormais également tenus de confirmer si les produits ou services énoncés dans la demande proviennent ou non du lieu géographique figurant à la marque. Si les produits et services ne proviennent pas du lieu géographique en question, la marque pourra être refusée au motif qu’elle donne une description fausse et trompeuse de l’origine géographique des produits et services, nonobstant la présence d’autres mots ou éléments graphiques dans la marque.

Est-il possible de contester un enregistrement sur la base du non-emploi de la marque de commerce? Dans l’affirmative, quelle est, en gros, la procédure à suivre pour une telle contestation?

Une marque de commerce enregistrée depuis au moins trois ans peut être radiée pour non-emploi dans le cadre d’une procédure de radiation sommaire déposée en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce. Cette procédure administrative peut être engagée soit par le registraire des marques de commerce de sa propre initiative, soit à la demande de tout tiers auprès de ce dernier. Dans les trois mois suivant la date d’envoi d’un avis de procédure au propriétaire enregistré, une preuve par déclaration sous serment démontrant l’emploi de la marque au Canada en association avec tous les produits et services énoncés à l’enregistrement au cours des trois ans précédant la date de l’avis doit être fournie. Le défaut de produire une telle preuve ou encore le défaut de soumettre une preuve satisfaisante est susceptible d’entraîner la radiation de l’enregistrement, en tout ou en partie. Il est également possible de contester un enregistrement pour non-emploi devant un tribunal, auquel cas l’abandon de la marque de commerce doit être démontré.

Est-il possible de s’opposer à une demande d’enregistrement de marque de commerce sur les motifs d’un emploi antérieur de la marque? Dans l’affirmative, y a-t-il des délais pour le faire?

Jean-Philippe Mikus
Jean-Philippe Mikus
Montreal
Le Canada est une juridiction où prime a priori le premier emploi d’une marque de commerce. Il est possible de s’opposer à l’enregistrement d’une marque de commerce sur fondement de l’emploi antérieur d’une marque de commerce au Canada tout comme de l’emploi antérieur d’un nom commercial au Canada. Il sera nécessaire de fournir une preuve suffisante de cet emploi antérieur par l’entremise d’un affidavit. On s’attendra normalement à ce que de la preuve documentaire soit fournie afin de soutenir les allégations d’emploi. En raison du fait que les demandes n’indiquent plus si le requérant a employé sa marque avant la production de sa demande, il peut être prudent d’effectuer une enquête concernant l’emploi par le requérant avant de produire une déclaration d’opposition afin de déterminer quelle partie a réellement priorité.

Est-il possible d’envoyer une lettre de protestation aux examinateurs canadiens?

Il est possible d’envoyer une lettre de protestation aux examinateurs concernant une demande de marque de commerce en cours d’examen, mais uniquement en ce qui concerne la confusion avec des marques enregistrées ou déposées ou pour se plaindre de l’emploi d’une marque de commerce enregistrée afin de décrire les produits ou services du demandeur. Bien que le registraire des marques de commerce accuse réception d’une telle correspondance, il ne communiquera aucun renseignement supplémentaire à l’auteur de la lettre, et l’incidence de celle-ci sur la demande en cours relèvera de la discrétion de l’examinateur. Cette lettre de protestation peut être déposée à tout moment avant l’émission d’un enregistrement. La publication d’une marque de commerce peut être retirée suivant la réception d’une telle lettre de protestation.

Is there any way to accelerate the examination of a pending application?

Given the current wait time for examination, CIPO recently issued a practice notice which allows for requests for expedited examination of pending applications. In order to qualify for expedited examination, an applicant must file an affidavit or statutory declaration establishing that:

  1. A court action is expected or underway in Canada with respect to the applicant's trademark in association with the goods or services listed in the application;
  2. The applicant is in the process of combating counterfeit products at the Canadian border with respect to the applicant's trademark in association with the goods or services listed in the application;
  3. The applicant requires registration of its trademark in order to protect its intellectual property rights from being severely disadvantaged on online marketplaces; or
  4. The applicant requires registration of its trademark in order to preserve its claim to priority within a defined deadline and following a request by a foreign intellectual property office. Note that in such cases the request will need to be attached to the affidavit or statutory declaration.

The practice notice was issued on May 3, 2021 and as of publication, it is not clear what the threshold for satisfying CIPO will be for each of the listed criteria.

Est-il obligatoire d’inscrire les licences dans le registre canadien des marques de commerce?

Nathan Haldane Toronto Lawyer
Nathan Haldane
Toronto
Non, les licences n’ont pas besoin d’être enregistrées dans le registre canadien des marques de commerce; toutefois, le Bureau des marques de commerce consignera une licence ou sa résiliation et en prendra note dans la base de données des marques de commerce sur demande. Si les parties à un contrat de licence décident d’inscrire ce dernier auprès du Bureau des marques de commerce, c’est simplement pour en informer les tiers; en effet, le Bureau des marques de commerce ne prend pas position quant à la portée de telles inscriptions de licence. 

Les examinateurs peuvent-ils s’opposer à l’enregistrement d’une marque de commerce sur la base d’un manque de caractère distinctif?

Depuis juin 2019, les examinateurs canadiens ont un nouvel outil pour refuser l’enregistrement d’une marque de commerce :  l’absence de caractère distinctif. Pour être enregistrable, une marque doit posséder la capacité intrinsèque de distinguer les produits et services qui lui sont associés aux produits et services de tiers, à défaut de quoi une objection sera soulevée. En cas d’objection, on donnera au requérant l’opportunité d’argumenter que sa marque est distinctive ou de prouver par le biais d’une preuve que sa marque avait acquis, à la date de production de la demande, un caractère distinctif suffisant pour en permettre l’enregistrement.  Conséquemment, un requérant qui n’a pas encore utilisé sa marque au Canada ne sera pas en mesure de fournir ce type de preuve. À noter que certaines marques ont été catégorisées de facto comme étant dépourvues de caractère distinctif : lieux géographiques, noms de couleur, mots élogieux, certaines marques constituées d’une ou deux lettres… 

Une fois la protection octroyée au Canada, est-il possible de contester l’octroi sur la base d’un emploi antérieur?

L’article 18 de la Loi sur les marques de commerce énonce les motifs d’invalidité d’un enregistrement de marque de commerce. Toute procédure prévue en vertu de cet article doit être soumise à la Cour fédérale, celle-ci étant la seule cour autorisée à radier une marque de commerce au motif d’invalidité du registre des marques de commerce. Les motifs d’invalidité d’un enregistrement de marque de commerce comprennent l’emploi antérieur par un tiers en tant que marque de commerce ou nom commercial. Un délai est prévu pour invoquer des droits antérieurs acquis par l’emploi. Après le cinquième anniversaire suivant l’enregistrement, il n’est plus possible de contester un enregistrement sur la base de l’emploi antérieur, sauf s’il est établi que la personne qui a adopté la marque de commerce enregistrée au Canada l’a fait en connaissance de cet emploi antérieur.

What are “official marks” and what can be done if an objection is raised with regards to alleged confusion with an official mark?

Jane Wu - Jane advises and represents clients in copyright, trademark, patent and trade secret matters, as well as in financing and in mergers and acquisitions.
Jane Wu
Jane advises and represents clients in copyright, trademark, patent and trade secret matters, as well as in financing and in mergers and acquisitions.
Montreal
Only public authorities in Canada may register an official mark to protect any badge, crest, emblem or mark they have adopted and used. Official marks provide for a larger scope of protection for the mark, as registration of any trademark which so nearly resembles the official mark so as likely to be mistaken for it will be prohibited, regardless of the goods and services associated with it. A simple way to resolve an objection raised with regards to alleged confusion with an official mark would be to obtain a consent from the public authority that owns the official mark. Evidence of the lack of resemblance in appearance between the marks may also be raised to counter the objection. 

Quelles sont les taxes individuelles à verser pour désigner le Canada aux fins d’une demande en vertu du Protocole de Madrid? Pourrait-il y avoir des frais supplémentaires à payer à l’OPIC pendant le traitement de la demande au Canada? Est-il possible d’ajouter le Canada à un enregistrement international existant?

Roger A.C. Kuypers - Roger conseille les entreprises et les institutions sur le développement, l'acquisition et la commercialisation des technologies. Il assiste également dans les affaires corporatives, la finance et les acquisitions
Roger A.C. Kuypers
Roger conseille les entreprises et les institutions sur le développement, l'acquisition et la commercialisation des technologies. Il assiste également dans les affaires corporatives, la finance et les acquisitions
Vancouver
Les taxes pour désigner le Canada aux fins d’une demande déposée en vertu du Protocole de Madrid sont de 299 francs suisses pour une classe de produits ou de services, et de 91 francs suisses pour chaque classe supplémentaire. Des taxes supplémentaires peuvent être exigées si l’examinateur détermine que certains produits ou services doivent être déplacés vers une classe qui n’était pas incluse dans la demande au moment de son dépôt. Il est possible d’ajouter le Canada à un enregistrement international existant en vertu de l’article 3ter (2) du Protocole de Madrid.

Quel est le degré de spécificité requis au Canada pour les biens et services? Existe-t-il des ressources en ligne permettant d’avoir une meilleure idée des attentes de l’OPIC à ce sujet?

Patricia Seguin
Patricia Seguin
Montreal
L’objection la plus courante soulevée par les examinateurs canadiens est le manque de précision de l’état déclaratif des produits et services. La description idéale sera un équilibre entre une protection aussi étendue que la Loi le permet et une description offrant des termes spécifiques et ordinaires du commerce.  Afin de déterminer si un produit ou un service est défini de façon acceptable, un manuel en ligne est offert par l’OPIC (https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03968.html). Il est important de noter que l’OPIC accepte régulièrement des produits et services qui n’apparaissent dans ce manuel en ligne.  Des demandes d’enregistrement récemment publiées peuvent aussi servir de guide de référence.

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