En cette ère d’innovation ouverte, les contrats de licence constituent les canaux qui permettent aux droits de propriété intellectuelle (PI) de circuler d’une organisation à l’autre. Une bonne licence établit le plan directeur d’une relation d’affaires saine et mutuellement bénéfique, tandis qu’une mauvaise licence peut entraîner de la confusion, des différends et des conséquences néfastes graves pour l’une ou l’autre des parties, ou même les deux.
Les licences sont des accords contractuels complexes assortis de nombreuses dispositions interdépendantes. La rédaction et la négociation de licences requièrent donc du temps, de l’expérience et une considération approfondie. Voici quelques-uns des principaux problèmes qui se posent lorsqu’on envisage la concession d’une licence pour une technologie.
Vérification diligente
Avant d’entamer de véritables négociations, les licenciés devraient examiner attentivement l’offre du concédant de licence. Voici quelques questions importantes à se poser à ce stade :
- Quelle est la nature de la PI sous-jacente? S’agit-il d’une invention brevetée? D’un logiciel? D’un savoir-faire?
- Le concédant de la licence est-il réellement propriétaire de la PI? En d’autres mots, est-ce que la chaîne de titres entre la personne qui a créé la PI et le concédant est intacte?
- Le concédant de la licence a-t-il bien protégé sa PI? Par exemple, quelle est la portée des revendications de brevets? Dans quels pays la protection par brevet a-t-elle été obtenue?
- Enfin, quelle est la relation entre la PI du concédant de la licence et les plans d’affaires du licencié? Par exemple, le produit du licencié comprendra-t-il réellement des éléments couverts par les brevets du concédant de la licence?
L’obtention d’une protection de PI est onéreuse et le concédant de la licence ne bénéficie peut-être que d’une couverture limitée. Un licencié potentiel doit faire en sorte que les aspects financiers de la licence soient adaptés considérant la PI détenue par le concédant de la licence, faute de quoi il risque de payer des redevances inutilement.
Négociation
Un autre ensemble de considérations se rapporte au processus, c’est-à-dire à ce que chaque partie doit faire pour obtenir une licence mutuellement satisfaisante.
Chaque partie prenant part à la négociation d’une licence compte habituellement sur une équipe; il est possible que le personnel d’affaires, opérationnel, technique et juridique d’une organisation doive participer. Il est important d’établir les rôles et de cerner les attentes des membres de l’équipe, en déterminant par exemple qui dirige le processus, quelles sont les contributions attendues des autres membres de l’équipe et à quel moment elles sont attendues.
La position de l’autre partie doit être prise en compte au stade de la préparation, mais aussi tout au long du processus. Si on comprend bien les attentes et les besoins de l’autre partie, on peut lui offrir des modalités qu’elle est susceptible d’accepter, tout en optimisant la valeur qu’on obtiendra en contrepartie.
Enfin, les parties négociant l’octroi d’une licence peuvent ne pas être sur un pied d’égalité : une partie peut avoir besoin de la licence plus que l’autre. En comprenant son pouvoir de négociation, on peut mieux adapter ses arguments et se concentrer sur les modalités clés si on est dans une position désavantageuse.
Modalités de la licence
Modalités financières
La contrepartie versée pour les droits d’utilisation de la licence est souvent au premier plan pour les négociateurs de licences. Qu’il s’agisse de redevances, de paiements forfaitaires ou de versements mensuels, chaque partie cherchera à optimiser le rendement sur son investissement. Néanmoins, des modalités de paiement peuvent être prévues pour permettre de créer des accords dans lesquels les intérêts des parties sont conciliables. Par exemple, un contrat de licence selon lequel le licencié doit atteindre des étapes tout en respectant un échéancier préétabli, et effectuer des paiements chaque fois qu’il franchit l’une de ces étapes, peut permettre au concédant de la licence de s’assurer d’obtenir en temps opportun un rendement sur son investissement, tout en veillant à ce que le licencié n’ait pas à faire de paiements avant de disposer d’un revenu suffisant pour s’acquitter des paiements.
Cependant, la valeur que chaque partie reçoit d’une licence dépend de dispositions autres que les modalités financières, comme nous le verrons ci-dessous.
Pérennisation
Puisque les relations découlant de l’octroi d’une licence sont généralement à long terme, les dispositions doivent être rédigées de manière à répondre aux besoins des parties pendant toute la durée du contrat. À cet égard, les « améliorations » constituent un élément clé à considérer. En effet, il est possible tant pour le concédant de la licence que pour le licencié de poursuivre les travaux de recherche et de développement, ce qui peut générer de la PI qui dépend de celle qui fait l’objet de la licence. Les parties doivent définir avec soin ce qui constitue une « amélioration » et déterminer :
- si les améliorations devraient faire l’objet de licences unilatérales ou réciproques;
- dans l’affirmative, si ces licences devraient être automatiques ou faire l’objet d’une option ou d’une simple obligation de négocier;
- quelle contrepartie supplémentaire devrait s’appliquer, le cas échéant.
La définition du « champ d’application » est un autre élément à prendre en considération pour assurer la pérennisation d’une licence. En effet, les licences peuvent n’accorder à leur titulaire que des droits d’utilisation de la PI à des fins particulières, par exemple pour des applications aérospatiales. Les licenciés souhaitent généralement bénéficier d’un champ d’application le plus vaste possible, afin d’avoir la liberté de s’engager dans de nouveaux domaines, tandis que les concédants de licence préfèrent généralement une définition étroite, ce qui leur permet de concéder la même PI à d’autres personnes dans des domaines différents. Les licenciés devraient évaluer avec soin leurs besoins d’affaires et s’assurer que le champ d’application de la licence couvre non seulement leurs besoins d’affaires immédiats, mais également tout domaine vers lequel ils pourraient souhaiter – ou devoir – se tourner dans un avenir prochain.
Dans le même ordre d’idées, les dispositions relatives aux sous-licences devraient être rédigées de manière à prévoir les besoins et à respecter les plans d’affaires du licencié. Par exemple, il est possible qu’un licencié ne sache pas encore, lors de l’octroi de la licence, s’il fabriquera lui-même les produits faisant l’objet de la licence ou s’il accordera ses droits à un tiers par sous-licence pour leur fabrication. Ce peut être le cas, par exemple, si d’autres travaux de recherche et développement doivent être effectués avant qu’un produit final puisse être conçu et commercialisé. Encore une fois, les licenciés devront anticiper leurs besoins futurs et s’assurer que la licence y répond. De leur côté, les concédants de licence devront s’assurer qu’ils sont payés équitablement pour l’utilisation de leurs droits aux termes d’une sous-licence, et que les modalités de la licence s’appliquent au titulaire de la sous-licence.
Lien avec la PI sous-jacente
La PI concédée et la manière dont elle est protégée doivent être prises en compte lors de la rédaction d’un contrat de licence. Par exemple, une licence peut accorder des droits d’utilisation pour un ensemble de brevets comportant des revendications et des dates d’expiration différentes dans différents pays, et il se peut que l’invention n’ait aucune protection par brevet dans certains pays. Alors qu’un concédant de licence souhaiterait que l’intégralité de la redevance soit payée à même les ventes réalisées dans le monde entier, et ce, jusqu’à l’expiration du dernier brevet couvert par la licence, les licenciés chercheront quant à eux à moduler les redevances en fonction de l’étendue de la protection de la PI au fil du temps et dans différentes zones géographiques. De même, si la PI concédée est un secret commercial, le licencié voudra faire cesser ses paiements si le secret commercial est rendu public.
Après la négociation
Finalement, la signature d’un contrat de licence marque le début d’une relation, et non la fin de celle-ci. Les obligations auxquelles les parties ont consenti peuvent s’étendre jusqu’à la date de fin de la licence et au-delà. En plus des redevances et autres paiements, il peut y avoir des obligations relatives à la confidentialité, à la déclaration, à la commercialisation et à la vérification diligentes, ainsi que des options à exercer et des décisions à prendre survenant à divers moments. Chaque partie devrait examiner attentivement toutes les modalités définitives, s’assurer que son personnel connaît les obligations de l’organisation et vérifier si elle a un plan lui permettant de s’y conformer.
