Depuis la réforme de la Loi sur les marques de commerce au Canada en 2019, les éléments les plus importants d’une demande de marques de commerce sont les suivants : la marque elle-même, l’identité du requérant de la marque et la description des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ce dernier point peut sembler banal, voire sans importance, mais il joue en fait un rôle essentiel en ce qui a trait à la rapidité du traitement des demandes de marques de commerce et à l’étendue de la protection qu’elles offrent après l’enregistrement. Le présent bulletin examine les changements récents apportés par l’OPIC à son Manuel des produits et des services qui sont pertinents pour le secteur du jeu vidéo et présente les leçons qu’on peut en tirer pour d’autres secteurs de haute technologie.
Le problème
L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) est depuis longtemps connu (pour de mauvaises raisons, selon certains) pour la précision qu’il exige de la part des requérants de marques de commerce lorsqu’ils décrivent leurs produits et services. Les descriptions qui seraient jugées acceptables dans le reste du monde sont considérées comme trop vagues au Canada. Par exemple, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle accepte les termes « logiciels » et « programmes informatiques ». Les examinateurs de l’OPIC rejetteraient automatiquement ces termes et exigeraient que la fonction du logiciel soit précisée dans tous les cas et demanderaient également que le secteur d’activité soit précisé.
Le Manuel des produits et des services est le principal outil qu’utilise l’OPIC pour déterminer si une description est acceptable. Les descriptions tirées de la liste des produits et services approuvés que l’on trouve dans le Manuel sont toujours considérées comme acceptables, ce qui présente d’énormes avantages pratiques pour le requérant de la marque :
- Le premier avantage est le délai de traitement. Au moment de la rédaction de ce bulletin, l’OPIC examine plus rapidement une demande de marque de commerce qui utilise exclusivement des termes tirés du Manuel des produits et des services et la traite dans un délai de deux ans. En revanche, le délai de traitement d’une demande de marque de commerce comprenant une seule description non approuvée est actuellement de 3 ans et 4 mois (plus de 50 % plus long).
- Le deuxième avantage est la réduction des risques d’objections. Les examinateurs de l’OPIC sont formés pour accepter toute description qui figure dans le Manuel des produits et des services et pour soulever une objection à toute description dont la portée semble plus large que les descriptions contenues dans le Manuel. Ainsi, en utilisant des descriptions approuvées, les requérants de marques réduisent les coûts et les délais causés par les objections soulevées au sujet de leur description de leurs produits et services.
Compte tenu des avantages susmentionnés, pourquoi les requérants de marques de commerce seraient-ils tentés de désigner des articles non approuvés? La réponse à cette question est la suivante : les descriptions déjà approuvées ont souvent une portée trop restreinte. Par exemple, l’Office des brevets et des marques des États-Unis accepte le terme spirits pour désigner tout produit alcoolisé, mais l’OPIC a expressément rejeté ce terme. L’OPIC exige plutôt que chaque boisson – rhum, vodka, whisky, etc. – soit précisée. Par conséquent, les articles approuvés peuvent offrir une protection de moindre portée. Souvent, les requérants préfèrent recourir à des descriptions qui couvrent une plus grande gamme de produits.
De plus, les entrées du Manuel des biens et des services accusent souvent un retard par rapport aux avancées technologiques. Par exemple, une poignée de services « infonuagiques » ont été ajoutés au Manuel en 2012, mais il a fallu attendre encore dix ans avant que d’autres services infonuagiques ne soient approuvés en 2021-2022. Au risque d’énoncer une évidence, l’informatique en nuage a connu une évolution constante entre 2012 et 2022. Pourtant, le Manuel des biens et des services n’a pas suivi l’évolution technologique, demeurant inchangé pendant toute cette période.
Résultat : les requérants de marques de commerce sont souvent confrontés à un choix difficile entre l’utilisation de termes approuvés qui ne tiennent pas pleinement compte des réalités commerciales et techniques de leur secteur et le recours à des termes non approuvés qui entraîneront des retards importants et d’éventuelles objections. Les entreprises de logiciels comme les studios de jeux vidéo sont particulièrement vulnérables à ces problèmes, étant donné l’approche stricte de l’OPIC pour définir les logiciels[1].
La solution (partielle)
Pour aider à résoudre ce problème, l’OPIC a lancé un projet pilote qui permet au public de proposer des produits et services à ajouter au Manuel. Le groupe Jeux vidéo de Fasken a mis sur pied un groupe de travail et a présenté une série de nouvelles descriptions des biens et services courants dans le secteur. Nous sommes heureux d’annoncer que l’OPIC a accepté pratiquement toutes nos suggestions, de sorte que le Manuel comprend maintenant les produits et services suivants :
- Moteur de jeu, classe 9
- Éléments de jeux vidéo téléchargeables vendus individuellement, à savoir, des fichiers numériques téléchargeables contenant des avatars de jeux vidéo, des vêtements, des animaux domestiques, des véhicules, des articles, des outils, des jouets, des terrains, des objets 3D, des textures, des maillages, des animations, des effets sonores, de la musique, des émoticônes et des gestes à utiliser dans le développement de jeux vidéo, classe 9
- Jetons non fongibles (NFT) pour l’authentification de la propriété de fichiers numériques, classe 9
- Bandes sonores numériques téléchargeables, classe 9
- Émojis téléchargeables, classe 9
- Fourniture de jeux vidéo non téléchargeables via les réseaux de communication mondiaux, classe 41
- Diffusion d’information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo, classe 41
- Services de divertissement sous forme de tournois de jeux vidéo, classe 41
- Services de divertissement sous forme de tournois de sports électroniques, classe 41
- Services de jeux en tant que service (GAAS) comportant les jeux vidéo et les jeux informatiques non téléchargeables, classe 41
Ces nouveaux produits et services augmentent les possibilités pour les développeurs et les éditeurs de jeux vidéo de soumettre des demandes entièrement fondées sur des descriptions d’articles approuvés, ce qui leur permet de consacrer moins de temps et d’argent à la protection de leurs marques de commerce au Canada. Fasken continuera de soumettre à l’occasion à l’OPIC d’autres articles pertinents aux jeux vidéo afin de s’assurer que le Manuel continue de refléter les réalités commerciales et technologiques de ce secteur d’activité.
Prochaines étapes
Le succès de cette initiative dans le secteur du jeu vidéo fournit un modèle pour des initiatives similaires dans d’autres domaines de haute technologie, allant de l’intelligence artificielle à la réalité augmentée, en passant par les technologies basées sur les chaînes de blocs. Par exemple, le Manuel ne comprend actuellement que 13 descriptions approuvées pour les produits et services qui utilisent le terme « intelligence artificielle », et deux d’entre eux ne concernent que des articles hypothétiques plutôt que des biens et des services ayant des applications réelles[2].
De nombreux secteurs bénéficieraient grandement d’améliorations du Manuel fondées sur la contribution des entreprises du secteur privé et des avocats spécialisés dans les marques de commerce qui travaillent dans ce secteur. Les divers groupes sectoriels et groupes de pratique juridique de Fasken continueront de surveiller les ajouts au Manuel et se réjouissent à l’idée de collaborer avec l’OPIC pour s’assurer que la liste des produits et services approuvés suit le rythme de l’innovation scientifique et commerciale. Si vous souhaitez discuter des ajouts au Manuel en fonction des besoins de votre entreprise ou de votre secteur, contactez votre avocat de chez Fasken ou le chef du groupe Industries concerné.
[1] Parmi les secteurs confrontés à des règles particulièrement strictes, mentionnons les produits pharmaceutiques, les télécommunications et presque tout ce qui est relié à la transmission électronique de « données » de quelque nature que ce soit. Le lecteur remarquera que la caractéristique commune entre les secteurs qui font l’objet d’un traitement particulièrement strict de la part de l’OPIC est leur degré élevé d’innovation en matière de produits et de services.
