Le Protocole de Madrid fête son deuxième anniversaire au Canada! Depuis son entrée en vigueur le 17 juin 2019, les entreprises canadiennes ont plus d’une corde à leurs arcs pour protéger leurs marques de commerce au Canada et à l’international. Ceci est le premier article de la série portant sur le Protocole de Madrid au Canada, et on abordera plus précisément ici les dépôts faits par les entreprises canadiennes à l’international.
1. Demande prévue au Protocole de Madrid ou « demande internationale » : de quoi parle-t-on?
Vous avez peut-être déjà entendu parler de « demande internationale » ou d’« enregistrement international » de marques de commerce. Contrairement à ce que le qualificatif « international » laisse entendre (et qui peut induire en erreur), la demande internationale ou l’enregistrement international n’est pas une demande ou un enregistrement qui couvre automatiquement tous les pays du monde.
En fait, il s’agit d’une demande déposée via le Protocole de Madrid qui donnera lieu à un enregistrement qu’on appelle un enregistrement international. Cet enregistrement est le point de départ des autres demandes d’enregistrements qui seront envoyées dans les territoires désignés par le requérant. C’est une demande « internationale » ou un enregistrement « international », parce que plus d’un pays est couvert par cette seule demande ou ce seul enregistrement.
Pour obtenir un enregistrement « mondial », deux options se présentent : a) effectuer une demande d’enregistrement auprès de tous les offices de propriété intellectuelle d’intérêt; ou b) déposer une demande auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (l’« OMPI ») en vertu du Protocole de Madrid, en désignant tous les États membres dudit Protocole.
Que ce soit par l’option a) ou par l’option b), votre droit d’enregistrer votre marque dans chacun des territoires sera déterminé par l’office de propriété intellectuelle local.
2. Comment fonctionne un dépôt via le Protocole de Madrid?
Avez-vous un enregistrement canadien ou une demande canadienne? Dans l’affirmative, vous pouvez faire une demande via le Protocole de Madrid pour protéger votre marque dans d’autres pays ou territoires. De façon assez succincte, vous devez entrer en ligne les informations de votre demande ou de votre enregistrement de base et, ensuite, désigner les pays ou territoires où vous souhaitez étendre vos droits.
Vous payez les frais indiqués (en francs suisses) et votre demande sera examinée. Si elle est jugée conforme par l’OMPI, un enregistrement international sera émis. L’OMPI transmettra alors celui-ci aux différents territoires préalablement désignés.
Des processus individuels d’examen s’enclenchent ensuite dans chacun des territoires selon les règles locales applicables (p. ex., confusion ou caractère descriptif). Suite à ces examens et aux réponses qui leur seront données, l’office local émettra le certificat d’enregistrement si la marque est jugée acceptable.
3. Les avantages du Protocole de Madrid
- La simplicité. Les titulaires de marques de commerce déposent une seule demande d’enregistrement, à un seul endroit (OMPI), en une seule langue et en payant le tout en une seule devise.
- La portée. Il y a actuellement 124 pays qui sont couverts par le protocole de Madrid.
- Les économies. Il ne faut pas nécessairement être représenté par un agent de marques de commerce dans chaque État désigné au moment du dépôt de la demande. Vous économisez donc au niveau des honoraires liés au dépôt. Plus un grand nombre de territoires sera visé, plus cela deviendra avantageux!
- La logistique. Le Protocole de Madrid simplifie la gestion internationale du portefeuille de marques, car tout changement subséquent au portefeuille ne nécessitera qu’une seule intervention de votre part. Un changement d’adresse, un changement de nom, même une cession : une seule procédure à un seul endroit et les modifications seront apportées à tous les registres des États désignés!
4. Les inconvénients du Protocole de Madrid
- La vulnérabilité... temporaire. Le plus grand inconvénient d’une demande faite par l’intermédiaire du Protocole de Madrid est sa dépendance sur la demande ou l’enregistrement de base, laquelle dure cinq ans à partir de la date de l’enregistrement au registre de l’OMPI. Si la demande de base (canadienne) est rejetée, ou si l’enregistrement de base (canadien) est radié dans les cinq ans de l’obtention de l’enregistrement international, il y aura un impact sur toute la pyramide de demandes et d’enregistrements obtenus via le Protocole de Madrid. Toutefois, dans un tel cas, il sera possible de transformer les demandes ou enregistrements obtenus via le Protocole de Madrid en demandes nationales ou en enregistrements nationaux moyennant des coûts, qui peuvent être importants.
- L’absence de connaissance. Ne pas faire appel aux services d’un agent local peut créer des économies au moment du dépôt de la demande d’enregistrement via le Protocole de Madrid, par contre, ce faisant, le requérant ne reçoit pas les conseils précieux d’un agent sur les caractéristiques du territoire avant de déposer sa demande. Il se peut que des risques qui auraient pu être mitigés ne le soient pas. Si des objections ou des oppositions surviennent dans un territoire, il faudra dans la plupart des cas recourir à un agent local. Cela peut engendrer des coûts supplémentaires neutralisant ou dépassant les économies initiales.
- La déficience de la communication. L’OMPI est l’intermédiaire entre les différents offices de propriété intellectuelle locaux et le requérant, il peut donc y avoir des délais dans la correspondance avec le titulaire. Dans certains cas, le titulaire peut recevoir les communications de l’office de propriété intellectuelle locale avec une échéance serrée lui donnant peu de temps pour trouver un agent local pour le conseiller. Ce risque est heureusement nuancé par notre réseau mondial bien établi nous permettant de réagir rapidement face à une telle éventualité, et ainsi réduire les risques de perturbations dans les communications.
5. Quelques remarques pratiques : peu importe le type de dépôt
- Les recherches préalables. Nous recommandons toujours d’effectuer une recherche de disponibilité préalablement à toute demande d’enregistrement, que vous déposiez celle-ci via un dépôt national ou via le Protocole de Madrid. Pour avoir une plus ample paix d’esprit concernant les enregistrements issus du Protocole de Madrid, il est crucial de vérifier la disponibilité de la marque canadienne qui servira de base. Cela permet d’évaluer les risques de vulnérabilité face à une attaque centrale tel que mentionné ci-dessus.
- La surveillance. Les registres de marques de commerce deviennent de plus en plus encombrés et les demandes d’enregistrement sont en constante croissance. Les titulaires de marques doivent considérer accroître la surveillance des registres pour repérer les marques de tiers susceptibles de créer de la confusion afin de pouvoir agir rapidement lorsque cela est pertinent.
- L’examen accéléré. Depuis le 3 mai 2021, l’OPIC accepte des requêtes d’accélération d’examen sur la base de motifs limités et préétablis. En raison du long délai d’examen au Canada, il peut être avantageux de vérifier si votre demande de base canadienne peut se qualifier pour cet examen accéléré.
Restez à l’affût de nos prochains articles de la série sur le Protocole de Madrid!
Si vous rencontrez des difficultés pour le dépôt, l’enregistrement ou la gestion de vos marques au Canada ou à l’international, n’hésitez pas à nous contacter. Notre équipe Fasken possède une solide expertise dans la gestion de portefeuilles de marques de commerce nationales et internationales et peut vous fournir une assistance adéquate.
Auteurs : Patricia Seguin et Jane Wu sont des avocates spécialisées en propriété intellectuelle et des agentes de marques de commerce au bureau de Montréal de Fasken. Cliquez ici pour en apprendre plus sur notre pratique spécialisée en marques de commerce.
